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EXCLUSIVO D.P.!.
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ASOCIADOS
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DELACLASE
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oftware de computaci6n, software de co putaci6n para ~; ucaci6n; software de com utaci6n
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N0 Solicitud
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Marca
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Causales Art.20 letras
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C. de Paris
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ADPIC,TRlPS
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Juicio de Nulidad ~.(m/
SE RECIBIO A PRUEBA:
VISITENOS EN:
www.dpi.cl
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INFORME S.A.G. (Para Productos Clase 31)
Fecha
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Rechilzase la Solicitud de Registro, en Virtud
del Art. 20 de la L.P.I. Letr8s
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OBSERVACIONES DEL JEFED.PJ
OBSERVACIONES DEL CONSERVADOR
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1PP8110
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Fecha
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GOBIERNO DE CHILf
SUBSECRETARIA
N" Solicitud
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DE ECONOMIA
HOJA
Departamento de Propiedad Industrial
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DE LA CLASE
educaci6n
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ESPECIFIQUE
PRODUCTO(S),
SERVICIO(S), 0 DESCRIPCION
DE
DE ETIQUETA
con el prop6sito de educar; manuales de instrucci6n computac!~.mal; libros blancos, papel
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LLENAR POR COMPUTADOR 0 MAaUINA
DE ESCRIBIR .
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BUCA DE CHILE
to Nacional de Propiedad Industrial
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SOL N°: 792727
EXP N°: 5524-08
1 14062
L
! Santiago,
I
treinta de enero de dos mil nueve
skoool
COBERTURA
Para distinguir software de computacion,
software de computacion para educaci6n; software de computaci6n para descargar y
manejar contenidos desde una red computacionales
0 internet;
aparatos e
instrumentos cientificos, electr6nicos, fotograficos, filmicos, 6pticos, aparatos e
instrumentos de ensenanza, grabadoras, aparatos de unidades de discos compactos,
discos, discos dvd, discos compactos, clase 9; publicaciones impresas en el campo
de la educacion 0 con el proposito de educar; manuales de instruccion
computacional; libros blancos, papel blanco, publicaciones impresas en el area de
la computacion, telecomunicaciones,
entretenimiento, telefonia y comunicacion
inalambrica, c1ase 16.
INTEL
PERFORMANCE
LEARNING
SOLUTIONS LTD., representado
por
Hernan Rios de Marimon.
OPONENTE
I
S.A.C.1. FALABELLA, representado por
Ricardo Montero Castillo.
CAUSAL INVOCADA
EI actor fundamenta su demanda en los
articulos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, por presentar semejanza con la
marca HOLLEY SKOOL, denominativa, solicitada con anterioridad bajo el N°
785871, hoy registrada bajo el N° 814861 que distingue aparatos e instrumentos
cientificos, nauticos, geodesicos, electricos, fotograficos, cinematograficos, opticos,
de pesar, de medida, de senalizacion, de control (inspeccion), de socorro
(salvamento) y de enseiianza; aparatos para el registro, transmision, reproduccion
de sonido 0 imagenes, soportes de registro magneticos, discos acusticos, equipos
para el tratamiento de la informacion, ordenadores sus aparatos perifericos y
accesorios, cintas magneticas y discos compactos; distribuidores automaticos y
mecanisrnos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipo para el tratamiento de la informacion y ordenadores;
extintores, clase 9; Y solicitud N° 772814, hoy registrada bajo el N° 815721, que
distingue catalogos, folletos, publicaciones periodicas y no periodicas, cuadernos,
estuches de dibujo, acuarelas, blocs de dibujo, compases de trazado, gomas de
borrar, reglas de dibujo, lapices y lapiceras
0
plumas para escribir, pinceles,
BLICA DE CHILE
to Nacional de Propiedad
Industrial
boligrafos, sacapuntas, material escolar, forros de libros y cuadernos (papeleria),
material de instrucci6n 0 de ensenanza (excepto aparatos), globos terrestres,
horarios impresos, libretas, libros, mapas geograficos, tablas aritmeticas, adhesivos 0
pegamentos para la papeleria 0 la casa,
articulos de papeleria, borradores para
pizarra, cajas de cart6n 0 papel, calcomanias, calcos, calendarios, carpetas para
documentos, cartuchos de tinta, correctores Iiquidos, cortapapeles, papel, pinzas
para sujetar papeles (clips), pizarras para escribir, portalapices, sujetalibros, tintas,
tiza, atlas. articulos de oficina con excepci6n de muebles; archivadores de
documentos, sobres (papeleria), chinches, distribuidores de cinta adhesiva, cintas
adhesivas para la papeleria 0 la casa, cajas para clips, corchetes de oficina, sujeta
papeles 0 clips, sujeta papeles 0 clips de oficina, hojas (papeleria), maquetas de
arquitectura, pisapapeles, tableros de dibujo, tachuelas (chinchetas), tarjetas,
material para artistas, naipes, perforadores de oficina, grapadoras (corcheteras),
albumes, almanaques, papel, cart6n y articulos de,estas materias no comprendidos
en otras c1ases, clase 16, entre otros registros que se detallan a fs. 19 vta, 20 y 20
vta. Argumenta que la marca solicitada esta construida en torno a la marca
oponente, agregando un elemento que no permite diferenciarlas adecuadamente,
raz6n por la cual no podrian coexistir sin causar error 0 engano' entre el publico
consumidor.
A fojas 40 y con fecha 30 de Mayo de 2008, este Instituto notifico al solicitante,
que la marca pedida incurria en las causales de irregistrabilidad contempladas en
el articulo 20 letras f) y h) de la ley 19.039, dada la existencia previa de las marcas
ES COOL, registro N° 751207, que distingue cintas pregrabadas de audio y de video;
cd 0 discos compactos pregrabados (de audio y de audio-video) y dvd pregrabados;
discos acusticos, clase 9; y la marca HOLLEY SKOaL solicitud N° 772814, hoy
registrada bajo el N° 815721, que distingue catalogos, folletos, publicaciones
periodicas y no peri6dicas, cuadernos, estuches de dibujo, acuarelas, blocs de
dibujo, compases de trazado, gomas de borrar, reglas de dibujo, lapices y lapiceras 0
plumas para escribir, pinceles, boligrafos, sacapuntas, material escolar, forros de
libros y cuadernos (papeleria), material de instrucci6n 0 de ensenanza (excepto
aparatos), globos terrestres, horarios impresos, Iibretas, Iibros, mapas geograficos,
tablas aritmeticas, adhesivos 0 pegamentos para la papeleria 0 la casa,
articulos
de papeleria, borradores para pizarra, cajas de carton 0 papel, calcomanias, calcos,
calendarios, carpetas para documentos, cartuchos de tinta, correctores Iiquidos,
cortapapeles, papel, pinzas para sujetar papeles (clips), pizarras para escribir,
portalapices, sujetalibros, tintas, tiza, atlas. artlculos de oficina con excepci6n de
muebles; archivadores de documentos, sobres (papeleria), chinches, distribuidores
de cinta adhesiva, cintas adhesivas para la papeleria 0 la casa, cajas para clips,
corchetes de oficina, sujeta papeles 0 clips, sujeta papeles 0 clips de oficina, hojas
(papelerla), maquetas de arquitectura, pisapapeles, tableros de dibujo, tachuelas
(chinchetas), tarjetas, material para artistas, naipes, perforadores de oficina,
grapadoras (corcheteras), albumes, almanaques, papel, cart6n y articulos de estas
materias no comprendidos en otras c1ases, c1ase 16.
EI solicitante contest6 la demanda y la observaci6n de fondo a
fs. 46, pidiendo su total rechazo y reconsideraci6n atendido que entre los signos en
conflicto existen suficientes diferencias desde el punto de vista grafico y fonetico y
agrega que es famosa y notoria en el extranjero, raz6n por la cual no se produciria el
error 0 engano a que alude el oponente.
tto
tSLICA DE CHilE
Nacional de Propiedad Industrial
I
!
I
i 5.
DE LA PRUEBA RENDIDA.
Estimandose que no habia hechos pertinentes, sustanciales y
controvertidos, no se recibi6 a prueba esta causa. Sin embargo el solicitante pidi6
tener por acompaiiados los documentos que obran materialmente en la solicitud N°
792726, dentro de los cuales destacan: copia de registro de la marca SKOaL para
distinguir productos de la c1ase 25 en Australia, N° 1205466, de 2007; e impresi6n
del sitio de Internet www.reporteinformativo.com.ar.
1.- Que, en consideraci6n alas causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en
la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su analisis en determinar si concurren 0 no
en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.
2.- Que corresponde acoger la oposici6n planteada, fundada en la letra h) del Art.20 de
la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, seaavTerte que el
signo pedido presenta semejanzas determinantes con el signa inscrito por el oponente,
sin que la adici6n de una letra a en el elemento SKOaL y la supresi6n del elemento
HOLLEY resulte suficiente para crear un signa distintivo, con un grade de identidad y
fisonomia propios, circunstancias que permiten presumir fundadamente que de otorgarse
la marca solicitada, no podran coexistir pacificamente los signos en pugna en el
mercado.
3.- Que por las razones seiialadas en el considerando anterior corresponde acoger
tambien la oposici6n basad a en la infracci6n de la letr~tLgel Art.20 de la Ley 19.039, por
cuanto la coexistencia de los signos en el mercado se"fa motivo de toda clase de errores 0
confusiones entre el publico consumidor respecto de la procedencia, cualidad y genero
de los productos a distinguir.
4.- Que en vista de 10 anteriormente expuesto,se
ratifica la observaci6n de fonda
formulada por este Instituto a fojas 39, toda vez que la marca HOLLEY SKOaL, en que
se sustent6 tal observaci6n de fondo es la misma en que se fund6 la oposici6n de autos.
5.- Que adem as y considerando la observaci6n formulada por este Instituto, basada en la
marca ES COOL, registro N° 751207, segun certificaci6n de fs 39, corresponde rechazar
de oficio la marca solicitada por infracci6n al articulo 20 letra h) de la Ley 19.039, por
cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signa pedido presenta
semejanzas determinantes con el signa inscrito anteriormente, sin que la supresi6n de la
letra inicial E, la sustituci6n de la letra C por la letra K, y la adici6n de una letra 0, resulten
suficiente para crear un signa distintivo, con un grade de identidad y fisonomia propios, y
desde el punto de vista fonetico, resultan ser facilmente confundibles circunstancias que
permiten suponer fundadamente que no pod ran coexistir pacificamente los signos en
pugna en el mercado.
BUCA DE CHILE
uto Nacional de Propiedad
I
Industrial
6.- Que corresponde tambien rechazar de oficio la marca solicitada por infracci6n de la
letra f) del Art.20 de la Ley 19.039, por cuanto por las razones senaladas en el
considerando anterior, la coexistencia de los signos en el mercado sera motivo de toda
c1ase de errores 0 confusiones a que alude la disposici6n en que se funda dicha
observaci6n
Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente 10 dispuesto en la Ley
N°19.039, en sus articulos 19,20 letras f) y h), 22 yen el Reglamento de dicha ley,
1. Que se acoge la demanda de oposici6n,
2. Que se rechaza de oficio la marca solicitada, y
3. Que en definitiva se rechaza la solicitud de registro
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Fallo dictado por don Crist6bal Acevedo Ferrer, Director Nacional
de Propiedad Industrial.
Autoriza la Secretaria-Abogada de Marcas e I
de Origen, dona Lorena Mansilla Inostroza.
Anotado en Estado Diario con esta fecha
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del Instituto Nacional
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Tribunal
Propiedad Industrial
Se reproduce la sentencia de primera instancia, eliminandose fntegramente los
motivos segundo, tercero y cuarto de la parte considerativa del fallo de fecha
treinta de enero del ano dos mil nueve, que se revisa en alzada,
Y, se tiene en su lugar presente que el signo solicitado presenta fisonomfa propia
capaz de identificarlo adecuadamente en el mercado sin que se provoque
confusion, error 0 engano en el mercado con respecto a la marca de la oponente
"HOllEY SKOal" y que fundamenta ademas el rechazo de oficio parcial,
considerando esta ultima como conjunto, por 10que cabe estimar atendibles los
fundamentos del recurso de apelacion interpuesto a fojas 59, solo en cuanto se
refiere a los productos solicitados de la c1ase16,
Que por su parte, en 10que dice relacion con la marca fundante del rechazo de
oficio "ES COOL" en c1ase 9, cabe considerar que se presentan semejanzas
foneticas determinantes con el signo pedido, 10 que impide una pacffica
concurrencia en el mercado,
Por estas consideraciones y de acuerdo con 10previsto en los artlculos 17 bis B),
19 Y 20 letras f) y h) de la ley de Propiedad Industrial, se revoca parcialmente la
sentencia apelada de treinta de enero del ano dos mil nueve, escrita de fojas
54 a 57, Y se declara en su lugar que se concede el registro solicitado para
distinguir los productos indicados en clase 16. En 10 demas se confirma el fallo
apelado.
Dejase constancia que procede la devolucion al apelante de la suma consignada
para la interposicion del recurso.
Anotese la sentencia y devuelvanse los autos.
Rol TPI N°413-2009
Pronunciada por los Ministros Sr. Victor Hugo Rojas Aguirre, SI: .
Matas Sotomayor y Sra. Carmen Gloria Olave Lavin.
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I,
N° 792.727 "SKOOOL" para productos de las clases 9 y 16:
EN LO PRINCIPAL
INTERPONE RECURSO DE CASACION EN EL FONDO.
EN EL OTROsi
PATROCINIO Y PODER DE ABOGADO HABILITADO.
HERNAN Rios DE MARIMON, abogado, patente al dia, domiciliado
en Av. EI Golf 40, piso 13, Las Condes, Santiago, en representaci6n de los
Honorable Tribunal con fecha 10 de junio de 2009, por medio de la cual se
confirma parcialmente la sentencia apelada de fecha 30 de enero de 2009,
marca ~)
".-
~
e/(.,vtc.~)
U""'vU~X>
semejanza debe ser realmente significativa, "de forma que puedan confundirse".
6-rl..A., e.,(/~U- )
Ofl,1..d c1/t
Pues bien, las marcas en supuesto conflicto son:
skoool
No es necesario ser un experto en materia de marcas para darse
cuenta que el presupuesto de las causales de irregistrabilidad invocadas para
fundar el rechazo parcial de la marca de mi representada no concurre en la
especie. En efecto, ciertamente destacan mas las diferencias entre los signos que
las semejanzas, de modo que dificilmente estamos en presencia de un signo que
se presta para inducir a error
0
engano, dado que las semejanzas en ningun caso
permiten suponer confusi6n en el cansumidor.
De este modo, el rechazo de la marca skoool en virtud de la
~arca ..,.)) constituye claramente una infracci6n de ley, dado que, como se ha
expuesto, en la especie no concurren los presupuestos legales que permiten la
aplicaci6n de las disposiciones legales que fundan el rechazo de la marca de Intel
Performance Learning Solutions Ltd. Esto es, la resoluci6n de segunda instancia
infringe tanto el tenor literal como el espitiru de la norma.
Pues bien, una correcta aplicaci6n de la Ley, esto es, considerando
que la semejanza que debe existir entre dos signos debe ser "de forma que
puedan confundirse",
hubiese significado la concesi6n del registro de la marca
skoool para distinguir tambiem productos de la clase 9. Claro, la simple
comparaci6n visual de los signos en supuesto conflicto (en los tiempos que carren
4
concede tambien la marca
skoool
skoool
para distinguir productos de la clase 9.
solicitada por los senores Intel Performance
Learning Solutions
Ltd.
para distinguir tambien productos de la clase 9.
OTROsi:
Hago presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio
presente recurso en el que actuare personalmente."·
··r
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~,.",,..,.,.--,---.,,.,~
PORTANTO,
A ESTE HONORABLE
TRIBUNAL
DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Tribunal de Propiedad
Industrial
Resolviendo la presentaci6n de fojas ochenta y seis y siguientes:
A 10 principal: Atendido que el recurso de casaci6n en el fondo. peducido en contra
de ia sentencia de diez de junio de dos mil nueve, escrita a fojas ochenta y uno, 10 ha sido
en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesi6n y de
conformidad, ademas, con 10 dispuesto en los articulos 770 y siguientes del C6digo de
Procedimiento Civil, tengase por interpuesto y concedese el recurso.
Elevense los autos a la Excma Corte Suprema para su conocimiento y ulterior
resoluci6n.
Otrosi: Tengase presente.
Rol T.P.1. N° 413-2009
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Dictada por los Ministros: Sr. Victor Hugo Rojas Aguirre, Sra. Elizabeth Matas Sotomayor
y Sra. Carmen Gloria Olave Lavin.
Sr.
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PODER JUDlCIAL
REPUBLICA
DE
CHilE
III
PODER JUDICIAL
R
E
PUB
Lie
A
D
[
C:!I
I
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Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime
Rodriguez E., Ruben Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos KOnsemOller L. y
el abogado integrante Sr. Luis Bates H. No firma el abogado integrante Sr. Bates,
no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerd
del fallo, par estar
ausente.
(1
En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil once, notifique en Secret~ria por el
•
I
Estada Diana la resaluci6n precedente.
I"'~~=,;,,=·
b;~~i;EoMAn
JUDICIAL
REPUBLICA
DE
CHILE
PODER JUDICIAL
REPUBLICA
Pronunciado
DE
CHILE
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime
Rodriguez E., Ruben Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos KOnsemOller L. y
el abogado integrante Sr. Luis Bates H. No firma el abogado integrante Sr. Bates,
no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fal , por estar
ausente.
En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil once, notifique en Secreta ria por el
Estado Diario la resoluci6n precedente.
/'