primera parte: aspectos relacionados con la propiedad intelectual

primera parte: aspectos relacionados con la propiedad intelectual

GUÍA PRÁCTICA
PARA PYMES
SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES
RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN ABIERTA
PRIMERA PARTE:
ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA PROPIEDAD INTELECTUAL
CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN
5
2.
INNOVACIÓN TRADICIONAL VS INNOVACIÓN ABIERTA
8
3.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES
DE UNA PYME? ¿CÓMO PROTEGER DICHOS ACTIVOS? 10
4.
MEDIOS DE PROTECCIÓN CLÁSICOS Y NUEVOS
4.1 Medios clásicos de protección
• 4.1.1 La patente
• 4.1.2 El modelo de utilidad
• 4.1.3 La marca
• 4.1.4 El nombre comercial
• 4.1.5 El diseño industrial
• 4.1.6 El secreto empresarial
• 4.1.7 El producto semiconductor
• 4.1.8 La obtención vegetal
• 4.1.9 La indicación geográfica protegida
• 4.1.10 El derecho de autor (Copyright)
4.2 Nuevos medios de protección
© 2012 CEIN + VDC + INNONET | Todos los derechos reservados
11
12
13
16
18
20
21
23
25
27
29
32
38
• 4.2.1 Licencias de copyleft
38
• 4.2.2 Tipos de licencias de copyleft
38
5.
CONCLUSIONES ADICIONALES
44
6.
BIBLIOGRAFÍA
45
7.
SOCIOS DEL PROYECTO
46
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la primera
parte de una Guía práctica que, dirigida a gestores y responsables de PYMES, pretende tratar
lo relacionado con la gestión de los aspectos
legales en un entorno de innovación abierta.
Esta Guía para PYMES consta de dos partes
diferenciadas, aunque relacionadas entre sí:
la primera parte incide en los aspectos relacionados con la propiedad intelectual; la segunda
parte se centra en la gestión de los aspectos
comerciales y de explotación de esa propiedad
intelectual y, además, presenta pautas de contratos para entornos de innovación abierta.
GUÍA PRÁCTICA PARA LAS PYMES PARA GESTIONAR LOS
ASPECTOS LEGALES EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN ABIERTA
Aspectos
relacionados con
la propiedad
intelectual
Gestión de aspectos
Pautas de contratos
comerciales, de
para la innovación
explotación y
abierta
de negocio
Desde un punto de vista conceptual se puede establecer que, en un marco de innovación abierta, cuando un gestor de una PYME
se plantea llevar a cabo un proyecto con otro
agente (una o varias empresas, centros tecnológicos, universidades, etc.) mediante algún
tipo de colaboración (p.ej., mediante un acuerdo de colaboración, una alianza, un licenciamiento, una transferencia de tecnología, una
nueva empresa conjunta tipo joint venture,
etc.), debe distinguir tres periodos temporales
distintos:
Antes de iniciar
el proceso de
colaboración
#4
Durante el
proceso de
colaboración
Después del
proceso de
colaboración
El presente documento se centra únicamente en
el primer momento del proceso de innovación
abierta, es decir, en los aspectos legales que
debe plantearse el gestor de una PYME antes
de iniciar algún tipo de proyecto de colaboración
con otro agente.
Así, la presente primera parte de la Guía, que
como se ha indicado se centra en los aspectos
legales relacionados con la propiedad intelectual, parte de la base de que, en primer lugar, la
PYME debe mirar “dentro de su organización”,
analizar con qué activos intangibles cuenta y
valorar cómo puede protegerlos de cara a su
posible aportación al proyecto de innovación
abierta.
En este sentido es preciso recordar que, por un
lado, los activos intangibles son aquellos recursos del patrimonio de una organización que,
pese a ser de naturaleza no material, le otorgan
un valor añadido, una ventaja competitiva de
cara a su acceso al mercado (es decir, son de
carácter innovador). Eso hace que, en primera
instancia, los siguientes términos sean aproximadamente equivalentes: “conocimiento”, “conocimiento propio”, “conocimiento protegible” y
“know-how”.
La PYME no podrá aportar de forma segura los
recursos de conocimiento de los que disponga
si, previamente, no los ha protegido mediante
las correspondientes herramientas de protección de la propiedad intelectual. Así, estrictamente hablando, si la PYME no ha aplicado
antes esas herramientas a su conocimiento no
podrá decir que ese conocimiento forma parte de
su patrimonio de activos intangibles. Por tanto,
la PYME ni poseerá el correspondiente derecho
de propiedad intelectual ni podrá aportar al proyecto de innovación abierta esos activos.
#5
Por todo ello, en la presente Guía se consideran los principales activos intangibles que se
podrían encontrar en el seno de una PYME y la
forma de protegerlos, ya sea mediante su inscripción registral, o a través de otros medios,
de cara a su posible aportación al proyecto de
innovación abierta.
Bajo ese punto de vista, a alguien podría resultarle paradójico el hecho de que, al empezar a
hablar de innovación abierta en PYMES, esta primera Guía se dedique a tratar los aspectos legales de la propiedad intelectual, es decir, a sentar
las bases para que una PYME puede identificar y
proteger sus activos intangibles.
Para intentar aclarar que esta supuesta paradoja no es tal, se presenta un caso real,
extraído del libro “Open Business Models” de
Henry Chesbrough (Director ejecutivo del Centro de innovación abierta de la Universidad de
California-Berkeley), que ilustra de manera
clara los riesgos que se corren al adoptar una
estrategia “demasiado desprotegida”:
>> Antes de iniciar un proceso de innovación
abierta es muy recomendable que la PYME
elabore un mapa (apartado 3) sobre la
situación de sus activos intangibles. Esto
le permitirá apreciar cuáles son sus puntos
fuertes y puntos débiles y le ayudará a
identificar los agentes de colaboración
y los medios de protección que mejor se
adapten a sus necesidades.
“GO era una empresa start-up del mundo
del software que había desarrollado un sistema operativo para productos de ordenador
personal en los que los datos se introducían
mediante un puntero. El sistema operativo se
llamaba PenPoint. La empresa GO se enfrentaba al mismo problema de muchas empresas
start-up: la necesidad de atraer a agentes del
#6
exterior (clientes, proveedores y distribuidores
de aplicaciones de software desarrolladas por
terceros) para que, de alguna manera, apoyaran a su tecnología. En concreto GO necesitaba
agenciarse desarrolladores de software para
crear aplicaciones que utilizaran su sistema
operativo PenPoint. Como Microsoft era la
mayor empresa de desarrollo de aplicaciones
(tanto para el sistema operativo Windows como
para el de Macintosh), GO se reunió en varias
ocasiones con Microsoft para emplazarle a desarrollar aplicaciones para el sistema operativo de PenPoint. A fin de proteger el negocio
de GO, las dos empresas se reunieron después
de que ambas hubieran suscrito un acuerdo
de confidencialidad (el llamado NDA, o NonDisclosure Agreement).
Para sorpresa de GO, el desarrollo de este último sistema (de nombre PenWindows) fue encabezado por el mismo ingeniero de Microsoft
que en su día se había reunido con GO.
Conseguir el apoyo de Microsoft para el sistema operativo PenPoint tenía consecuencias
vitales. Si Microsoft desarrollaba aplicaciones
para PenPoint, aumentaría la probabilidad de
que otros desarrolladores de software llevaran
a cabo desarrollos para PenPoint. También sería más probable que los clientes potenciales
compraran ese sistema operativo, puesto que
aumentarían sus expectativas de nuevas aplicaciones futuras sobre plataformas PenPoint.
>> El caso de esta PYME demuestra que, >> Por contar con un equipo técnico de
primera, conocimientos, etc., una PYME
antes de iniciar la andadura en innovación
puede ser perfectamente capaz de
abierta, es preciso analizar cómo proteger
identificar un nicho de negocio incluso en
los conocimientos de la empresa, la
el campo de un gigante tecnológico.
tecnología y otros activos intangibles.
Sin embargo, GO no podía conseguir el apoyo
de Microsoft sin abrir una parte significativa de
su información propietaria. Bill Gates, el máximo responsable de Microsoft, dedicó un día
completo en las instalaciones de GO, junto con
uno de sus ingenieros, para revisar en detalle
la tecnología de GO, su estrategia de producto y sus planes de negocio. Posteriormente, el
ingeniero de Microsoft siguió manteniendo reuniones complementarias con el personal de GO.
No obstante, en vez de desarrollar aplicaciones
para el sistema operativo PenPoint, Microsoft
optó por lanzar seis meses después su propio
sistema operativo competidor de PenPoint.
El error de GO fue crítico, ya que Microsoft no sólo
era una empresa desarrolladora de aplicaciones.
En primer lugar, y sobre todo, el modelo de negocio
de Microsoft le hacía enfocarse en ser líder en la
industria de los sistemas operativos. Cualquiera
que fuera el beneficio que Microsoft pudiera haber obtenido por vender aplicaciones en un nuevo
segmento de mercado (el de los productos basados
en la introducción de datos mediante un puntero),
hubiera quedado en nada en comparación con la
amenaza competitiva hacia su dominio en el sistema operativo de los ordenadores personales. La entrada de Microsoft en el nuevo segmento basado en
punteros “congeló” a muchos desarrolladores de
software (que, de otra manera, podrían haber apoyado a GO) y consiguió que los clientes potenciales
esperaran hasta comprobar las prestaciones del
nuevo sistema PenWindows de Microsoft. Además,
hizo que GO perdiera su impulso inicial y contribuyó
a la quiebra de la empresa”.
Algunas lecciones aprendidas:
>> El ejemplo de esta PYME también enseña >> Para que la colaboración entre esta PYME
y Microsoft hubiese sido satisfactoria para
que no hay que perder de vista que la
ambas partes la PYME, además de firmar un
adopción de medidas de protección de sus
acuerdo de confidencialidad, como ya hizo,
activos intangibles (apartado 3) otorga a la
debería haber patentado (apartado 4.1.1) la
empresa una herramienta que puede poner
tecnología clave del “PenPoint Operating
al servicio de sus objetivos corporativos.
System”. De esa manera podría haber
bloqueado cualquier producto que, basado
en aquella, Microsoft hubiese querido
lanzar al mercado sin su consentimiento.
En cualquier caso, las PYMES no
deben olvidar que las herramientas de
protección de la propiedad intelectual
no deben ser vistas únicamente como
un “derecho de bloqueo” por parte del
titular de lo protegido, es decir, como un
derecho negativo para “impedir hacer”
o para “prohibir” a terceros. Así, la
esencia de la protección de la propiedad
intelectual no está en el “bloqueo” o en
la “prohibición”, sino en la concesión
de facultades legales a dicho titular
(en muchos casos, con carácter
exclusivo) para el uso y/o explotación de
lo protegido. Es decir, la esencia de la
protección de la propiedad intelectual es
el “derecho de hacer”, que es un derecho
positivo.
#7
2. INNOVACIÓN TRADICIONAL
VS INNOVACIÓN ABIERTA
Antes de proceder a analizar cuáles son los
principales activos intangibles de una PYME
y cómo ésta puede protegerlos en un entorno
de innovación abierta, conviene aclarar en qué
consiste ésta última. Para ello, a continuación
se presenta una breve referencia al concepto
general de innovación abierta y se aclaran sus
diferencias con respecto a la innovación “tradicional” (es decir, la que también podríamos
calificar de innovación “cerrada”).
Innovación tradicional o “cerrada”
De manera simplificada, el sistema de innovación tradicional es asimilable a un proceso
“lineal” en el que, de manera secuencial, se
seleccionan las mejores ideas, se crean y desarrollan los mejores prototipos de productos y
servicios y se perfeccionan aquellos para dirigirlos al correspondiente mercado.
También de manera simplificada, este sistema
de innovación se suele representar mediante
un “embudo” en el que por un extremo se “introducen” ideas y tecnologías (en principio, desarrolladas casi exclusivamente en el seno de
la empresa) y en el que, por el extremo opuesto,
“se extrae” el producto o servicio que será ofrecido finalmente al mercado.
Innovación cerrada
Nuestro mercado actual
Fig. 1: Sistema de innovación cerrada.
#8
Así, el objetivo principal de las empresas con
sistemas de innovación “cerrada” pasa por
generar productos o servicios de valor añadido
mediante el desarrollo de ideas exitosas provenientes de la propia empresa. Para ello, se
considera necesario que la empresa cuente con
el mejor equipo de I+D dentro de su ámbito.
En este sentido, se considera que las dos claves principales de este sistema de innovación
“tradicional” son las siguientes:
• El equipo interno: es fundamental que la
empresa cuente en su seno con los mejores expertos en el campo en el que desea
desarrollar sus productos o servicios.
• El tiempo: una pieza crítica en este sistema de innovación es el tiempo que transcurre desde que se generan las ideas hasta que se lanzan al mercado en forma de
productos o servicios.
Por tanto, para las organizaciones con sistemas de innovación abierta el objetivo final
pasa por identificar dónde se encuentran las
ideas más exitosas y los conocimientos que
pueden marcar una diferencia con el resto de
competidores en el mercado, acceder a dichos
conocimientos e incorporarlos con éxito para
desarrollar nuevos productos o servicios.
Innovación abierta
Licenciamiento,
Desprendimiento, Spinin, Spin-off…
Mercado de
otra organización
Nuestro nuevo
mercado
Base de
conocimientos
internos
Base de conocimientos
externos
Gestión del riesgo
interno/externo
Captura de conocimiento
externo
Nuestro
mercado
actual
El paso de un modelo de innovación tradicional
o “cerrado” a otro modelo de innovación abierta requiere cambios no solo en el propio proceso de innovación: también se deben transformar la cultura organizacional, el modelo de
negocio, la gestión de la propiedad intelectual,
etc. Se trata, en definitiva, de un cambio del
paradigma imperante en la organización que
puede permitirle ser más competitiva y aportar
mayor valor añadido.
Fig. 2: Sistema de innovación abierta.
Innovación abierta
Uno de los primeros investigadores que acuñó
el término de innovación abierta fue el mencionado Henry Chesbrough. Así, el profesor Chesbrough mantiene que los modelos cerrados de
I+D+i limitan el flujo del capital intelectual de
la organización, con lo que también se limitan
las posibilidades de que el conocimiento que
surge en la empresa termine retornando en ventas. Por el contrario, este autor considera que el
sistema de innovación abierta implica que las
organizaciones puedan hacer uso de recursos
y prácticas externos para complementar el valor de sus propios activos de innovación y, así,
obtener un mayor retorno de inversión.
Según la visión del profesor Chesbrough, en un
entorno de innovación abierta es necesario que
exista un mercado global de innovación en el
que ésta pueda ser comprada, vendida, licenciada, prestada y/o reinvertida. Este mercado
es el llamado “marketplace de innovación”:
en él, tanto productores/ofertantes como consumidores/demandantes pueden intercambiar
soluciones innovadoras.
En un sistema de innovación abierta las ideas,
los conocimientos, las tecnologías, etc. no sólo
provienen del interior de la organización, sino
que también proceden de su exterior. A diferencia del sistema tradicional de innovación
(innovación “cerrada”), no existe una única
“salida” para los productos o servicios de la
organización, ya que existen multitud de oportunidades (“poros” en el símil del “embudo”)
que permiten “salir” del proceso de innovación
antes de acceder al mercado tradicional. Así,
estas “salidas” pueden darse en la forma de
transferencia de tecnología, licenciamiento de
patentes, alianzas, nuevas empresas, acuerdos de colaboración, etc.
>> Con la innovación abierta la empresa
se abre a recibir ideas válidas para su
negocio que pueden proceder del mundo
entero. Además, los conocimientos de la
empresa pueden ser puestos en valor en
cualquier sector o mercado. La gestión
de la protección de estas ideas internas y
externas ha de ser tratada adecuadamente
con el objeto de alcanzar una solución
óptima que satisfaga las necesidades de
mercado de todas las partes implicadas.
Fuente: http://www.slideshare.net/abediaga/innovacin-abiertams-all-de-la-innovacin-tradicional
#9
SON LOS PRINCIPALES ACTIVOS
3. ¿CUÁLES
INTANGIBLES DE UNA PYME? ¿CÓMO
PROTEGER DICHOS ACTIVOS?
En la siguiente tabla se responden de manera sintética a estas dos preguntas:
Diseños
Activo
intangible
Tecnología
Diseño del
producto
Medios de
protección
Patente
(apartado 4.1.1)
Diseño industrial
(apartado 4.1.5)
Procesos
Activo
intangible
Proceso de
producción
Medios de
protección
Patente
(apartado 4.1.1)
Derecho de autor
(apartado 4.1.10)
Manuales
Licencias de
copyleft
Mercado
Activo
intangible
Medios de
protección
Lista de
clientes
Secreto
empresarial
(apartado
4.1.6)
Signo
distintivo
Marca
(apartado
4.1.3)
(apartado 4.2)
Derecho de autor
(apartado 4.1.10)
/
Software
Herramientas
de trabajo
Licencias de copyleft mejoradas en la
organización
(apartado 4.2)
Modelo
de utilidad
(apartado 4.1.2)
Estrategia
comercial
Secreto
empresarial
(apartado
4.1.6)
Variedad
vegetal
Obtención vegetal
(apartado 4.1.8)
Secreto
empresarial
(apartado 4.1.6)
Nombre de empresa por el que
ésta es conocida
en el mercado
Nombre
comercial
(apartado
4.1.4)
Circuito
electrónico
Producto
semiconductor
(apartado 4.1.7)
Producto
agrícola
Indicaciones
geográficas
protegidas
(apartado 4.1.9)
Know-how
>> Puede sorprender que en el mapa anterior no figuren los
“servicios”, que bien pueden constituir la actividad principal
de una PYME. Como no existe un medio de protección
específico, se podría decir que los servicios se pueden
proteger mediante la marca (apartado 4.1.3) o mediante el
secreto empresarial (apartado 4.1.6).
#10
4. MEDIOS DE PROTECCIÓN
CLÁSICOS Y NUEVOS
Para poder elaborar un mapa como el precedente, el gerente de una PYME debe conocer no
sólo los activos intangibles con los que cuenta
su empresa, sino, también, los distintos medios de protección de la propiedad intelectual
que le brinda la ley.
A continuación, se presenta un ejemplo sencillo
que permite empezar a ilustrar con cierta claridad los usos y posibilidades de dichos medios:
Sea el caso de una PYME que diseña y fabrica
cierto tipo de silla y que, a la vista de la saturación de su mercado local, se plantea comercializarla en un país extranjero. Por ser la
silla un producto inventado en la antigüedad,
carecería de novedad y la PYME nunca podría
registrarla como una patente. En ese caso, la
PYME quizá podría pensar que no es posible
ninguna protección y que, por tanto, resulta
inevitable la copia por parte de cualquier organización ubicada en el nuevo país (por ejemplo,
una empresa colaboradora de la PYME para la
venta de sus sillas en ese nuevo mercado). No
obstante, en ese caso la PYME debería saber
que, si cumple los requisitos establecidos en
la ley, podría proteger el diseño de la silla a
través de su registro en alguna de las oficinas
destinadas a tal efecto y obtener el título jurídico de diseño industrial. De esa manera, ninguna otra empresa podría vender una silla con
ese diseño sin el consentimiento de la PYME.
En cualquier caso las PYMES no deberían olvidar que tener una buena perspectiva de su
portfolio de propiedad intelectual no termina
con la identificación de todos sus “tesoros”
intangibles: es necesario que valoren de ma-
nera sistemática cada idea, conocimiento,
invención, etc. con perspectiva de mercado.
De esa manera, la PYME podrá decidir con rigor a qué activos intangibles aplicar qué tipo
de protección de la propiedad intelectual. Esto
significa que, obviamente, las PYMES no deberían desconsiderar los aspectos financieros de
la gestión de la propiedad intelectual.
También es preciso recordar que, si bien es
muy importante que la PYME cuente con ideas
originales o con soluciones técnicas nunca vistas, no puede olvidar lo siguiente: que a menos
que vea un mercado realista en el que poder
obtener cierto retorno de la explotación de esa
idea, solución, etc., debería olvidar algunas
opciones de propiedad intelectual tales como
la patente (apartado 4.1.1) y apostar por otro
tipo de opciones (p.ej., el secreto empresarial:
apartado 4.1.6). En caso contrario podría ocurrir que la PYME no fuera capaz de soportar
los necesarios gastos de solicitud y de mantenimiento (durante años) de la patente y, al
mismo tiempo, de acometer el correspondiente
desarrollo técnico.
Si bien siempre merece la pena valorar los
activos intangibles para encontrar un mercado posible, muchas organizaciones tienden a
comportarse como un sistema “cerrado”. Dicho de otra manera: muchas organizaciones
solo reconocen las ideas internas que guardan
relación con sus actividades o capacidades
principales. Esta es la razón por la que una
aproximación desde la innovación abierta,
permitiendo el acceso desde el exterior hasta
el conocimiento interno de la empresa, puede
resultar demasiado “revolucionaria”.
#11
Sin embargo, desde una perspectiva de innovación abierta podría ocurrir que una idea
previa completamente inútil para la empresa
(y, por tanto, escondida de puertas afuera) pudiera, con cierta ayuda externa, convertirse en
una fuente estable de ingresos. Esto supone un
gran reto para la gestión de la propiedad intelectual. Un reto que, de hecho, está cambiando
de manera drástica la lógica tradicional de
protección de la propiedad intelectual de las
empresas.
>> Tal y como señaló Wim Vanhaverbeke*: “La
cuestión no es la Propiedad Intelectual,
sino cómo la gestionas”.
“*Profesor en Vlerick Leuven Gent Management
School, ESADE y Universidad de Hasselt, y coeditor (con Henry Chesbrough y Joel West) de “Open
Innovation: Researching a New Paradigm”. Oxford
University Press.
4.1. MEDIOS CLÁSICOS DE PROTECCIÓN
En la presente Guía se exponen, con afán
de exhaustividad, todos los medios de
protección que se han venido utilizando en el
mercado durante años (es por lo que se les
ha denominado como medios de protección
“clásicos”). Estos medios son:
1. La patente.
2. El modelo de utilidad.
3. La marca.
4. El nombre comercial.
5. El diseño industrial.
En consecuencia, es preciso aclarar que los
medios de protección de los activos intangibles en un entorno de innovación abierta son
los mismos que los que existen desde hace
años, con la excepción de las llamadas “licencias de copyleft” (apartado 4.2). Lo que
ha cambiado gracias al modelo de innovación
abierta es la manera de gestionar y de aplicar
dichos medios “clásicos”.
Tomando como base de partida esta última visión general, este apartado de “medios de protección” se ha dividido en “medios clásicos de
protección” y en “nuevos medios de protección”.
#12
¿Qué es una patente?
La patente quizá sea el medio clásico más
conocido de protección de la propiedad
intelectual. Técnicamente se puede decir que
una patente protege una invención. Pero…
¿Qué es una invención?
Una invención se puede definir como toda
nueva solución a un problema técnico. En
este sentido, una invención no tiene porqué ser
algo necesariamente complejo (por ejemplo,
un ordenador). Así, el imperdible, puesto que
permitió solucionar en su día un problema
“técnico” (unir telas) de una manera novedosa,
también constituyó una invención.
6. El secreto empresarial.
7. Los productos semiconductores.
Por eso, y como indicábamos antes, las PYMES
no deben olvidar que la esencia de la propiedad intelectual está en usar y/o explotar lo
protegido, no en ”bloquear”, en “impedir hacer” o en “prohibir” a terceros.
4.1.1. La patente
8. La obtención vegetal.
9. La indicación geográfica protegida.
10. El derecho de autor.
Si bien se asume que a cada PYME en particular
pueda no interesarle conocer todas los medios
de protección que existen, se ha optado por
un criterio de exhaustividad (es decir, por
describirlos todos) debido a que la presente
Guía se dirige a cualquier tipo de PYME, sea
cual sea su sector, actividad, mercado, etc.
Una vez aclarado el concepto de “invención”
se puede decir que una patente consiste en
un título jurídico otorgado al inventor de un
invento por parte de un Estado (o por parte
de una oficina que actúa en nombre de varios
Estados) y que concede a dicho inventor un
derecho a impedir que terceros exploten por
medios comerciales su invención durante un
plazo limitado (generalmente, 20 años). No
obstante, para que se conceda una patente es
necesario cumplir una serie de requisitos:
Novedad: en la invención
debe observarse una nueva
característica hasta el
momento no conocida en el
“estado de la técnica”.
Utilidad: la invención debe
tener utilidad práctica
o ser susceptible de
aplicación industrial.
Condiciones de
patentabilidad
No evidencia: debe observarse
una actividad inventiva, es
decir, que la invención no
pueda ser deducida por una
persona con conocimientos
generales en el campo técnico
de que se trate.
Materia patentable: la materia
sobre la que verse debe ser patentable conforme a la normativa
del país. En muchos países no
se consideran patentables las
teorías científicas, los métodos
matemáticos, las variedades
vegetales y animales…
Cuando se ha obtenido una patente, ésta
otorga un derecho exclusivo. Así, este derecho
exclusivo es el incentivo con que cuenta el
inventor para patentar, ya que le ofrece un
reconocimiento por su actividad creativa y le
confiere un “monopolio legal” al poder impedir
que terceros comercialicen el objeto patentado.
Este incentivo fomenta a su vez la innovación, lo
que además contribuye a mejorar la calidad de
la vida humana. En contrapartida a la obtención
de derechos exclusivos, el inventor está obligado
a divulgar al público la invención patentada
mediante la publicación de la patente, de
tal modo que, así, terceros agentes puedan
beneficiarse de los nuevos conocimientos y
contribuir al desarrollo de la técnica.
Por ser las patentes herramientas legales, la
legislación establece que los conocimientos
técnicos necesarios para garantizar su adecuada explotación deben ser suministrados
junto con ellas. Sin embargo, a veces los textos
de algunas patentes no son auto-explicativos,
por lo que, desde el punto de vista de una posible explotación, las patentes pueden resultan
prácticamente inservibles sin el conocimiento
y experiencia del correspondiente inventor.
Por eso, no es infrecuente la existencia de un
mercado adicional según el cual, después de
pagar cierta cantidad de dinero en adquirir la
licencia de una tecnología patentada, llega a
ser necesario comprar el conocimiento del correspondiente inventor en forma de, por ejemplo, servicios de consultoría.
>> Los requisitos son excluyentes, de modo
que si no se cumple uno de ellos no se puede patentar.
#13
¿Quién puede solicitar la patente?
El derecho a la patente pertenece al inventor
de la invención, de tal manera que, si varios
inventores llegan independientemente a la
misma invención, solo podrá obtener la patente aquel que la haya solicitado a la Administración en primer lugar.
Si la invención la ha realizado un empleado
o un trabajador de una empresa, el reconocimiento como autor del invento será del trabajador, mientras que la titularidad de la patente
y, por tanto, de los derechos que otorga dicho
título, será del empleador. No obstante, esto
puede cambiar en función de la legislación de
cada país.
>> En la legislación de patentes rige el principio
de derecho “Prior in tempore, potior in
iure”, que implica que quien primero
registre una invención será quien obtenga
su patente y, por tanto, su protección.
¿Qué derechos otorga la patente?
Una vez se ha obtenido la patente con respecto a un país concreto, todo tercero que desee
comercializar la invención en ese país debe obtener previamente la autorización de su titular.
La protección se concede por un plazo limitado,
por lo general de 20 años. Una vez finalizado
ese plazo, la patente pasa a formar parte del
dominio público.
En línea con lo indicado anteriormente para las
herramientas de protección de la propiedad intelectual en general, lo esencial de esta herramienta en particular, la patente, es que otorga
un derecho exclusivo para usar y/o explotar
una invención, un derecho exclusivo de “hacer”, de tal manera que, con base en ese derecho exclusivo, el titular de la patente puede autorizar o licenciar a terceros para que puedan
utilizar su invención en los términos pactados,
o bien puede vender su derecho respecto de la
invención a terceros (con lo que éstos pasarán a
ser los nuevos titulares de la patente).
En las leyes de patentes existen casos en los que se puede proceder a la explotación de una patente sin que sea necesario contar
con la autorización del titular: es la llamada licencia obligatoria.
Esta licencia lo permite siempre y cuando se cuente con una autorización concedida por la autoridad gubernamental. Estas licencias
sólo se conceden en casos muy especiales definidos en la Ley. En
contrapartida a la decisión de conceder una licencia obligatoria se
debe dotar al titular de la patente de una remuneración adecuada.
Un ejemplo de estas licencias obligatorias ocurrió cuando, en aras
de la salud pública, se “ignoraron” las patentes que existían sobre
ciertos medicamentos y se reconoció el derecho de determinados
gobiernos para fabricar medicamentos genéricos más baratos.
Así, y en sintonía con lo indicado antes, ese
derecho de “bloquear”, de “impedir hacer a
terceros” (es decir, el derecho para “impedir”
que terceros exploten la correspondiente invención protegida mediante dicha patente) es
sólo una consecuencia del anterior derecho
exclusivo de “hacer”.
No obstante, a continuación se exponen de manera esquemática los actos que puede prohibir
el titular de una patente en función del tipo de
patente:
Derechos
Exclusivos
del Titular
Sobre patentes de productos
(creación de un nuevo producto)
Impedir que terceros, sin el
consentimiento del titular, realicen
actos de fabricación, uso, oferta
para la venta o importación.
#14
¿Existen limitaciones?
Sobre patentes de procedimiento
(invención de un nuevo método o
procedimiento para la elaboración
de un producto nuevo o ya conocido)
Impedir que terceros, sin el
consentimiento del titular, hagan
uso de dicho procedimiento; e
impedir que terceros realicen
actos de venta, uso, oferta
para la venta o importación
de productos obtenidos
directamente por medio de los
procedimientos en cuestión.
RESUMEN
PATENTES
¿Qué es una patente?
Un título jurídico que otorga protección a toda nueva
solución a un problema técnico, siempre que se
cumplan una serie de requisitos.
¿Quién puede solicitarla?
El inventor. Si éste es un trabajador contratado para
desarrollar ese invento, habrá que contemplar la
legislación de cada país.
Derechos que otorga
Derecho exclusivo a usar y/o explotar la invención, y
derecho a impedir que otros la exploten
Limitaciones
Licencias obligatorias.
Plazo
20 años.
Cómo se ejercitan
A través de licencias o mediante la
venta de los derechos sobre la patente.
#15
4.1.2. El modelo de utilidad
¿Qué es un modelo de utilidad?
Es importante conocer que no existe una
regulación homogénea para este medio de
protección, por lo que siempre habrá que
analizar lo que disponga la ley del país en la
que se desee utilizar.
Por lo general, los modelos de utilidad
se aplican a las invenciones de menor
complejidad técnica. Su denominación puede
variar en función del país (así, por ejemplo, en
Irlanda o Eslovenia se habla de patentes de
corta vigencia).
A fin de ilustrar el concepto, a continuación se
exponen dos ejemplos de otros tantos modelos
de utilidad:
En el modelo de utilidad de la figura 3, que se
relaciona con una sombrilla, no se está llevando
a cabo la protección de la sombrilla en sí, sino
la de unos determinados dispositivos que
permiten que ésta no vuelque una vez clavada
en el suelo. En el modelo de utilidad de la figura
4, que tiene que ver con una abrazadera, no
se protege la abrazadera en sí misma, sino la
mejora que supone el que ésta cuente con dos
determinados dispositivos portatuercas. Por
tanto, el titular del modelo de utilidad no podrá
impedir la comercialización de abrazaderas en
general, pero sí la de abrazaderas con esos dos
determinados dispositivos portatuercas.
>> Los modelos de utilidad siguen prácticamente la misma regulación que las patentes. Las únicas diferencias se dan en el
plazo de protección y en los requisitos de
protección, que en este caso son menores.
¿Qué diferencia un modelo de utilidad de una patente?
Como ya se ha indicado, los requisitos que se contemplan en las leyes con relación
a los modelos de utilidad difieren mucho de un país a otro. No obstante, se pueden
establecer una serie de diferencias entre éstos y las patentes:
Los requisitos para obtener la protección
son menos rigurosos. El requisitos de
“novedad” es obligatorio, mientras que los
de “actividad inventiva” y “no evidencia”
no se contemplan o son menos rigurosos.
En la práctica, la protección del modelo de
utilidad se suele solicitar en relación con
innovaciones que aportan mejoras.
MODELOS
DE UTILIDAD
=
PATENTES
El plazo de
protección suele ser
más corto. Por lo
general, la vigencia
del modelo de utilidad
oscila entre los 7
y los 10 años.
Las tasas que
se exigen para
la obtención y el
mantenimiento de los
derechos suelen ser
inferiores a las
de las patentes.
RESUMEN
MODELO DE UTILIDAD
#16
¿Qué es?
Un título jurídico de protección de
una invención de menor complejidad
técnica que la propia de las patentes.
¿Quién puede
solicitar?
El inventor. Si éste es un trabajador contratado para desarrollar ese invento, habrá que
contemplar la legislación de cada país.
Derechos que
otorga
Derecho exclusivo a usar y/o explotar el modelo,
y derecho a impedir que otros lo exploten
Plazo
7/10 años, en función del país.
Cómo se ejercitan
A través de licencias o mediante la venta de
los derechos sobre el modelo de utilidad.
#17
4.1.3. La marca
¿Qué es una marca?
Se puede definir “marca” como el signo que
distingue los productos o los servicios de
una empresa de los de otras empresas en
el mercado en el que compiten. Estos signos
pueden estar compuestos de palabras, letras,
números, fotos, formas y colores, así como de
toda combinación de éstos.
¿Cuál es la utilidad de una marca?
¿Qué tipos de marcas existen?
Al margen de las marcas que se utilizan para
identificar la fuente comercial de los productos
o servicios, existen estas otras categorías:
Marcas colectivas: son marcas
propiedad de una asociación.
Marcas de certificación: denotan el cumplimiento de ciertas normas definidas, pero no
implican pertenencia a asociación alguna.
• La marca garantiza al consumidor o al
usuario final la identidad de origen del
producto o servicio que con ella se designa.
Marcas de servicio: suelen ser utilizadas
por hoteles, restaurantes, líneas aéreas...
• La marca es un signo de calidad
constante, pues señala al consumidor que
todos los productos de la misma marca
proceden de la misma empresa.
¿Qué derechos concede una marca?
• La marca simboliza el “goodwill”, es decir,
la buena reputación, el buen nombre e
imagen de que gozan entre el público los
productos o servicios que son distinguidos
por ella.
• La marca ejerce una función publicitaria,
pues no sólo simboliza la reputación,
sino que por sí misma ejerce una potente
función de reclamo publicitario y posee un
poder de venta.
• La marca representa el “selling power”,
es decir, el poder o las expectativas de
ventas asociadas a ella.
#18
Por tratarse de otra herramienta registral,
el Estado concede al titular de la marca un
derecho exclusivo de “hacer”, un derecho
positivo exclusivo de uso y/o explotación
(que, como consecuencia, lleva aparejado un
derecho negativo, un derecho excluyente para
“impedir” hacer a terceros). Sin embargo, y
como se ha indicado antes, la esencia de los
derechos no está en la prohibición, sino en la
concesión de facultades a su titular.
En el caso de la marca, su titular no puede
prohibir el uso de la marca para productos no
similares (por ejemplo: la empresa propietaria
de la marca de cigarrillos “Camel” no puede
evitar que otra empresa diferente use la marca
“Camel Active” para sus artículos de ropa y
complementos de moda).
Como el objeto de la tutela legal de la marca
no es el signo en sí mismo, sino la función
distintiva, se prohíbe cualquier signo que, por
ser idéntico o similar a la marca, y por ser los
productos o servicios protegidos por la marca
idénticos o similares, implique un riesgo de
confusión por parte del público. Así, el riesgo
de confusión incluye el riesgo de asociación
entre el signo y la marca.
¿Qué vigencia tiene una marca? ¿Qué limitaciones existen?
Las marcas son válidas durante diez años
a partir de la fecha de presentación de la
solicitud y podrán renovarse indefinidamente
por periodos adicionales de diez años. No se
pueden registrar como marcas aquellas que
atenten contra la moral y el orden público.
Las marcas se pueden registrar en el registro
nacional, pero sólo tendrán eficacia en el país
en el que se han registrado. También se pueden
registrar como marca comunitaria en la OAMI
(Oficina de Armonización del Mercado Interior),
cuya sede se encuentra en España (Alicante),
con lo que tendrá eficacia a nivel comunitario.
(http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do).
RESUMEN
MARCA
¿Qué es?
El signo que distingue los productos o los
servicios de una empresa de los de otras
empresas en el mercado.
¿Quién puede
solicitar?
La empresa que vaya a comercializar sus
productos o servicios.
Derechos que otorga
Derecho exclusivo a usar y/o explotar la
marca, y derecho a impedir que otros la
exploten
Limitaciones
No se puede prohibir el uso de la marca
para productos no similares. No se
pueden registrar marcas que vayan
contra la moral y el orden público.
Plazo
10 años, renovables indefinidamente.
Cómo se ejercitan
Las marcas pueden ser objeto de venta.
#19
4.1.4 El nombre comercial
Por nombre comercial se entiende el nombre
o la designación que permite identificar una
empresa en el mercado.
No existe una legislación homogénea en la
Unión Europea, por lo que, para registrar un
nombre comercial en un determinado país, es
preciso estudiar la correspondiente legislación
nacional. En la mayoría de los países europeos
el nombre comercial se suele registrar en el Registro Mercantil, ya que las oficinas de registro
de la propiedad intelectual no se suelen hacer
cargo del registro de los nombres comerciales.
No obstante, en algunos países como España
esto último sí es posible.
No es infrecuente que las PYMES confundan
los términos “denominación social”, “nombre comercial” y “marca”. Sin embargo, las
diferencias son claras.
• La denominación social es el nombre formal de una empresa. Su inscripción en el
Registro Mercantil es obligatoria para que
la empresa se pueda constituir. Es fácilmente reconocible, ya que suele ir acompañado de las terminaciones “Ltd.”, “S.A.”…
lo cual es indicativo de su forma jurídica.
• El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa
en el mercado y que la distingue de las
demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. El nombre
comercial puede estar constituido por un
nombre real, un nombre de fantasía, un
logotipo, una imagen, una figura etc.
4.1.5. El diseño industrial
>> La diferencia fundamental entre una marca
y un nombre comercial es la siguiente: la
marca distingue productos o servicios,
mientras que el nombre comercial distingue
a la empresa. No obstante un nombre
comercial se puede registrar como marca,
y viceversa. Es el caso de la empresa CocaCola y de su producto Coca-Cola...
Un ejemplo que también puede ilustrar estas
diferencias es de la compañía denominada
Nestlé. Así, su denominación social es “Société des Produits Nestlé, S.A.”, mientras que su
nombre comercial es “Nestlé”. Por otra parte,
una de sus marcas registradas es “KitKat”.
>> La estrategia de marketing que utilice
la PYME será la que determine si debe
registrar un nombre comercial, una marca
o ambas.
¿Qué es un diseño industrial?
Se puede definir el diseño industrial como el
aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad. Ese aspecto puede ser tanto la
forma como el modelo o el color del artículo.
Además, debe poder ser reproducido por medios industriales (es por eso por lo que recibe
el calificativo de “industrial”).
La protección mediante el diseño industrial
puede resultar interesante debido a que, ante
resultados técnicos relativamente similares, lo
que determina la decisión del consumidor es el
precio y el aspecto estético.
Por lo general, para que el producto sea registrable como diseño industrial es necesario que
los diseños sean nuevos u originales y, además, singulares y visibles, es decir, diferentes
en gran medida de los diseños conocidos o de
las combinaciones de éstos.
>> Al igual que las marcas, los diseños
industriales se pueden registrar por vía
nacional o por vía comunitaria, es decir,
para todos los territorios de la Unión
Europea, a través de un único registro en la
OAMI (Oficina de Armonización del Mercado
Interior), cuya sede se encuentra en España
(Alicante).
(http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do).
¿Existe alguna limitación?
Además de cumplir estos requisitos, existe una
limitación en lo que respecta a la protección
mediante los diseños industriales:
Exclusión de protección como
Diseño Industrial
Todo diseño que obedezca
exclusivamente a la función para la que
haya sido concebido el artículo
(por ejemplo, el diseño de un clavo)
De otra manera se impediría que otros
fabricantes pudieran producir artículos
que desempeñaran la misma función.
¿Cuál es la vigencia del diseño industrial?
En la Unión Europea, la protección mediante los
diseños industriales se da durante 5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección es renovable por periodos
sucesivos de 5 años, hasta un máximo de 25.
¿Qué derechos concede el diseño industrial?
Al registrar un diseño industrial se obtiene un
derecho exclusivo de protección contra la explotación no autorizada del diseño aplicado a
artículos industriales.
• La marca es el signo que permite distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa con respecto a los
productos o servicios de otras empresas.
#20
#21
A continuación, se expone un esquema con las distintas posibilidades de ejercer dicho
derecho exclusivo:
¿Por qué es importante el secreto empresarial?
Importar artículos a
los que se aplique o
esté incorporado
el diseño.
Vender artículos a los
que se aplique o esté
incorporado el diseño.
Alquilar artículos a los
que se aplique o esté
incorporado el diseño.
DERECHO
EXCLUSIVO
¿Qué es un secreto empresarial?
4.1.6. El secreto empresarial
Ofrecer en venta artículos
a los que se aplique o esté
incorporado el diseño.
RESUMEN
DISEÑO INDUSTRIAL
¿Qué es?
Un título jurídico que protege el aspecto ornamental o estético de los artículos de utilidad.
¿Quién puede
solicitar?
El autor del diseño. Si éste es un
trabajador contratado para desarrollar
ese diseño, habrá que contemplar la
legislación de cada país.
Derechos que otorga
Derecho exclusivo a usar el diseño
industrial y a oponerse a toda explotación
no autorizada del mismo.
Limitaciones
No se pueden registrar diseños que
obedezcan exclusivamente a la función para
la que haya sido concebido el artículo.
Plazo
5 años, renovables por periodos de 5
hasta un máximo de 25.
Cómo se ejercitan
Vendiendo el diseño exclusivo o licenciándolo.
La información confidencial original, los conocimientos y la competencia constituyen una
cualidad competitiva que contribuye a atraer
clientes a las empresas. No obstante, muchas
de ellas sólo toman conciencia de la importancia de esos secretos cuando la competencia
trata de hacerse con su lista de clientes o con
sus planes de comercialización, o cuando trata de ponerse en contacto con sus empleados
para copiar su manera de hacer negocios.
Experiencias como la siguiente, extraída de la
prensa, resultan relativamente frecuentes: “Un
empleado de la empresa Apple ha sido acusado de vender secretos empresariales a ciertos
proveedores asiáticos a cambio de sobornos de
más de un millón de dólares”.
>> Una de las razones por las que las grandes
empresas se pasan a la innovación abierta
se debe a que les resulta difícil evitar que
algunos de sus trabajadores desvelen
secretos empresariales.
Información
secreta
+
Valor
comercial por
ser secreta
+
Puede considerarse “secreto empresarial” toda
información confidencial que confiera a una
empresa una ventaja competitiva. Los secretos empresariales abarcan los secretos industriales o de fabricación y los secretos comerciales. Por tanto, la utilización no autorizada
de dicha información por personas distintas
del titular se considera práctica desleal y violación del secreto empresarial.
A diferencia de los medios de protección vistos anteriormente, los secretos empresariales
constituyen un medio que no conlleva la necesidad de registro. Por consiguiente, un secreto empresarial protege durante un período
ilimitado de tiempo. Por todo ello, se trata de
un medio de protección que puede resultar especialmente sugerente para las PYMES.
No obstante, existen ciertos requisitos para
que la información se considere secreto empresarial. Como los requisitos pueden variar de
un país a otro, la PYME que desee utilizar este
medio de protección deberá regirse por la ley
del país donde desarrolle su actividad. No obstante se pueden extraer una serie de requisitos
comunes en todos los países:
Objeto de medidas razonables
para mantener
la información
secreta
=
Secreto
empresarial
Fuente: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
#22
#23
Incluso la información negativa, como las investigaciones con las que no se ha obtenido
ningún resultado, pueden constituir secretos
empresariales. Prácticamente todos los tipos
de información técnica y comercial pueden
ser protegidos como secretos empresariales
siempre y cuando respondan a esos requisitos.
Estamos hablando del llamado “know-how”,
es decir, según indicábamos más arriba, del
conjunto de conocimientos, relativos a una
determinada actividad, que otorga a quien los
posee una ventaja frente a sus competidores,
y que por ello es susceptible de ser protegido.
Dado el carácter abierto y dinámico del “knowhow”, es preciso analizar, en cada caso concreto, si el correspondiente conjunto de conocimientos puede ser efectivamente protegido, y,
en caso afirmativo, cuál es la mejor herramienta de protección de la propiedad intelectual de
entre las documentadas en la presente Guía.
>> Los secretos comerciales se protegen
sin necesidad de registro; por lo tanto,
un secreto comercial puede protegerse
durante un período ilimitado de tiempo y sin
coste alguno. Por todo ello, la protección
de los secretos comerciales puede resultar
especialmente sugerente para las PYME.
¿Cómo se puede llevar a cabo la protección mediante secreto empresarial?
La forma más efectiva de garantizar la protección mediante secreto empresarial es la vía
contractual. Las empresas que deseen utilizar
este medio de protección deben imponer un
deber de secreto amplio no sólo al personal laboral de la empresa sino también a cualquier
persona externa con la que se mantenga una
relación comercial.
Aspectos a contemplar
en un contrato de
confidencialidad
Algunos ejemplos de know-how protegible
específicamente mediante el secreto empresarial son los siguientes:
• Procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de fabricación y
reparación.
Debe de no
divulgar la
información
adquirida.
Utilizar la
información
obtenida
de forma
restringida,
sólo en el
marco de la
relación de
negocios.
Garantía de
que las perso- Obligación de
nas que reciban devolver la
la documenta- documentación también
ción una vez
cumplirán las
finalizada la
obligaciones
relación de
del contrato de
negocios.
confidencialidad.
• Mecanismos de búsqueda de documentos.
• Fórmulas de fabricación de productos.
• Manuales.
• Tecnologías.
• Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empresariales y planes de
comercialización, información financiera...
• Productos y procedimientos no patentables.
#24
¿Qué sentido tiene este medio de protección?
La fabricación de productos semiconductores se realiza conforme a planes o esquemas
de trazado sumamente detallados, por lo que
constituyen creaciones del intelecto humano.
Si a este hecho se suma el elevado coste que
supone la concepción de dichos esquemas y la
relativa facilidad con que pueden copiarse, se
deducen fácilmente las razones que han llevado
a la mayoría de países a proteger este tipo de
creaciones. No obstante, y dada la diversidad
de regulaciones que existen en torno a esta figura, para estudiar su regulación específica habrá que contemplar lo que dispongan las leyes
nacionales, si bien a nivel comunitario existe
una directiva sobre protección de la topografía
de productos semiconductores que establece en
líneas generales la protección que se proporciona en todos los países de la Unión Europea.
¿Qué es la topografía de productos semiconductores? ¿Solo ésta se puede proteger?
• Listas de clientes.
• Métodos didácticos.
4.1.7. El producto semiconductor
Por último, es recomendable que el deber de
respetar la confidencialidad relativa a los secretos empresariales se suscriba por un tiempo determinado, incluso después de que el
personal laboral haya cesado en su empleo o,
al menos, mientras los conocimientos objeto de
los secretos no hayan sido divulgados.
Fuente:
www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm
En primer lugar hay que aclarar que con esta
directiva se protege tanto la topografía de los
productos semiconductores como los productos
semiconductores en sí mismos.
En la citada directiva se define producto semiconductor como “la forma final o intermedia
de cualquier producto constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor y que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes
o semiconductores, dispuestas en función de
una estructura tridimensional predeterminada
y destinado a desempeñar, exclusivamente o
junto con otras funciones, una función electrónica”. Por su parte, la topografía de un producto semiconductor se define así: “una serie
de imágenes interconectadas, sea cual fuere la
manera en que estén fijadas o codificadas, que
representen la estructura tridimensional de las
capas que componen el producto semiconductor, en la cual cada imagen tenga la estructura
o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera
de sus fases de fabricación”.
>> En la legislación de la Unión Europea, al hablar
de topografía de productos semiconductores
se está haciendo referencia, en términos
más generales y menos técnicos, a los
“circuitos integrados electrónicos” y a sus
esquemas o trazados.
¿Quién puede registrar los productos semiconductores? ¿Cuál es la vigencia de la
protección?
Se concede la protección a los creadores de productos semiconductores, es decir, a las personas físicas pertenecientes a un Estado miembro
o residentes habituales en él. No obstante, los
Estados miembros pueden determinar a quiénes
se concede el derecho en los casos en que los
productos semiconductores hayan sido elaborados por un trabajador contratado a tal efecto,
o en virtud de un contrato distinto del contrato
de trabajo.
El derecho se extinguirá a los diez años a partir
del año natural en que se inició la explotación
comercial del producto semiconductor.
#25
¿Qué derechos concede el registro de los
productos semiconductores?
Se conceden derechos exclusivos a autorizar
o a prohibir la reproducción de un producto
semiconductor protegido, así como el derecho
a la explotación comercial o a la importación
con fines comerciales de una topografía o de
un producto semiconductor en cuya fabricación
se haya utilizado la topografía.
¿Existe alguna limitación?
El derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción no se aplica a las reproducciones
con fines de análisis, evaluación o enseñanza
bien de los conceptos, procedimientos, sistemas o técnicas incorporados en la topografía,
bien de la propia topografía.
RESUMEN
4.1.8. La obtención vegetal
¿Qué son las obtenciones vegetales?
El registro de las variedades vegetales como
obtenciones vegetales otorga un título jurídico
que permite proteger las variedades de todos
los géneros y especies botánicos, incluyendo
los híbridos, que puedan distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión
al menos de uno de los caracteres resultantes
de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos y que puedan considerarse
como una unidad. La variedad protegida será
considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, o un producto de cosecha de la variedad, no ha sido
vendido o entregado a terceros a los fines de la
explotación de la variedad.
A continuación, se exponen esquemáticamente
los requisitos exigidos para la protección de
las variedades vegetales:
PRODUCTOS SEMICONDUCTORES
#26
¿Qué son?
Un título jurídico que protege los circuitos
integrados electrónicos y los esquemas o
trazados que se usan para producirlos.
¿Quién puede
solicitar?
El creador. Si éste es un trabajador
contratado para desarrollar ese diseño,
habrá que contemplar la
legislación de cada país.
Derechos que otorga
Derecho exclusivo a la explotación
comercial, a autorizar o prohibir su
reproducción, a su importación…
Limitaciones
No es posible prohibir la reproducción para
fines de análisis, enseñanza…
Plazo
10 años
Cómo se ejercitan
Mediante venta o licencia del producto
semiconductor o de su topografía.
Requisitos para proteger
una variedad vegetal
Distinta: si la
variedad es
diferenciable por
la expresión de las
características
resultantes de
un genotipo o de
una combinación
de genotipos, de
otra variedad cuya
existencia sea
notoria.
Uniforme: se considerará uniforme
cuando, sin considerar las variaciones
que cabe esperar de
las características
específicas de
su propagación,
presente una uniformidad suficiente en
la expresión de sus
características.
Estable:
cuando la
expresión de sus
características
incluidas en
el examen de
su carácter
distitintivo no
sufre alteración
alguna tras una
propagación
reiterada.
¿Qué derechos otorga una obtención vegetal?
Al registrar una variedad vegetal y obtener el
título jurídico de obtención vegetal, se concede
a su obtentor un derecho exclusivo que exige
la autorización del mismo para la realización,
por parte de un tercero, de cualquiera de los
siguientes actos:
Producción o
Reproducción.
Venta u otra
forma de
comercialización.
Preparación para
reproducción o
comercialización.
Oferta en Venta.
Exportación.
Importación.
Posesión para
cualquiera
de los fines
mencionados.
También se requiere la autorización del obtentor para los actos anteriormente mencionados
realizados respecto del producto de la cosecha,
incluidas plantas enteras y partes de plantas
obtenidas por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de
la variedad protegida, a menos que el obtentor
haya podido ejercer razonablemente su derecho
en relación con dicho material de reproducción
o de multiplicación; así como autorización para
los actos realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto
de cosecha de la variedad protegida.
>> Es importante conocer que el título de
obtención vegetal se puede gestionar
de forma colectiva, más aún cuando,
como consecuencia de un proyecto de
colaboración entre PYMES en un entorno
de innovación abierta, se haya creado una
nueva variedad vegetal.
#27
¿Cuál es la vigencia de la protección conferida por las obtenciones vegetales? ¿Qué
limitaciones existen?
Concedida la obtención vegetal, la protección
comunitaria dura hasta el final del vigésimo
quinto año natural desde la concesión, salvo
para la vid y las especies arbóreas: en ambas
la duración de la protección se extiende hasta
el final del trigésimo año natural.
4.1.9. La indicación geográfica protegida
¿Qué son las indicaciones geográficas protegidas?
>> Las obtenciones vegetales se pueden
registrar a nivel comunitario en la Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales
(OCVV). Este organismo tiene su sede en
Angers (Francia)
http://www.cpvo.europa.eu/main/es/
No se requiere la autorización del obtentor en
los siguientes actos:
• Los actos realizados en un marco privado
con fines no comerciales.
• Los actos realizados a título experimental.
• Los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades.
Se pueden definir las “indicaciones geográficas” como “aquellas que identifican un producto como originario de un determinado territorio, cuando determinada calidad, reputación
u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.
El ejemplo clásico son los productos agrícolas
cuyas cualidades derivan del lugar de su producción y están influidas por factores locales
específicos tales como el clima y el suelo. No
obstante, la utilización de las indicaciones
geográficas no tiene porqué limitarse a productos agrícolas. Así, por ejemplo, se utiliza la
indicación geográfica “Swiss” para la producción de relojes, si bien es cierto que la regulación a nivel comunitario se centra principalmente en productos agrícolas y alimenticios.
RESUMEN
OBTENCIONES VEGETALES
Un título jurídico que protege las variedades
de todos los géneros y especies botánicos que
¿Qué es una obtención puedan distinguirse de cualquier otro conjunto
de plantas por la expresión al menos de uno de
vegetal?
los caracteres resultantes de un cierto genotipo
y que puedan considerarse como una unidad.
#28
¿Quién puede
solicitarla?
El obtentor de la variedad vegetal. Si la
ha obtenido un conjunto de personas,
pertenecerá al conjunto.
Derechos que otorga
Derecho exclusivo a autorizar determinados actos.
Limitaciones
No se requiere autorización para actos
experimentales, para crear nuevas
variedad y para los realizados en marco
privado y con fines no comerciales.
Plazo
25 años, excepto vid y especies arbóreas,
cuyo plazo es de 30 años.
Cómo se ejercitan
Vender la obtención o licenciarla.
>> Cabe señalar que los productos vitivinícolas
tienen una regulación específica. A nivel
comunitario, se distinguen dos categorías
de estos productos: “vinos de mesa con
indicación geográfica” y “vinos de calidad
producidos en regiones determinadas”.
¿Existen diferentes tipos de indicaciones
geográficas protegidas?
Dentro de la legislación comunitaria se pueden distinguir cuatro tipos de indicaciones
geográficas protegidas aplicables a productos
alimenticios y agrícolas:
Tipos de indicaciones geográficas protegidas
Denominación de origen
El nombre de una región, de un lugar determinado o de un país,
que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región y cuya calidad o características se deban al medio geográfico y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.
Indicación geográfica
El nombre de una región, de un lugar o de un país, que sirve
para designar un producto agrícola o alimenticio originario
de dicha región y que posea una cualidad determinada, una
reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho
origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o
elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.
Denominaciones tradicionales
Designan un producto agrícola o alimenticio originario de una
región o de un lugar determinado siempre que cumplan con
los requisitos exigidos a las denominaciones de origen y a las
indicaciones geográficas.
Designaciones geográficas
Los requisitos que se exigen para el registro de este tipo
especial de denominaciones giran en torno a las materias
primas de los productos que identifican. Es necesario que esta
zona de producción esté delimitada. Además deberán existir
condiciones específicas para la producción de estas materias
primas así como un régimen de control sobre este aspecto.
>> La diferencia entre las denominaciones de
origen y las indicaciones geográficas reside
en el grado de vinculación entre la calidad
o características del producto y el medio
geográfico del que procede.
#29
¿Quién es el titular de las indicaciones
geográficas protegidas? ¿Qué derechos
concede su registro?
La peculiaridad que presentan las denominaciones geográficas consiste en que se trata de
un signo distintivo de carácter colectivo. Esto
significa que una vez que las denominaciones
geográficas han sido registradas, cualquier
agente económico que comercialice productos
que se ajusten a los criterios aprobados para
el registro de la denominación podrá utilizar
estos signos. El régimen de protección de las
denominaciones geográficas se estructura en
torno a dos medidas:
Derecho de prohibir las siguientes
prácticas de mercado:
• El uso comercial de una denominación
registrada para productos no amparados
por el registro.
RESUMEN
• La usurpación, imitación o evocación de
una Denominación Geográfica Protegida.
• El uso de indicaciones falsas o falaces en
cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales
de los productos.
• La realización de otras prácticas que puedan llevar a error al consumidor sobre al
auténtico origen del producto.
Prohibición de que las Denominaciones
geográficas pasen a ser genéricas
• La base de esta medida está en protegerla frente a la posibilidad de que el transcurso del tiempo convierta estas denominaciones en términos comunes.
#30
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS
¿Qué son?
Aquellas indicaciones que identifican un producto como originario de un determinado territorio, cuando determinada calidad, reputación
u otra característica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geográfico.
¿Quién puede
solicitarlas?
Cualquier agente económico que cumpla
los criterios marcados para su registro.
Derechos que otorga
Derechos exclusivos de uso y prohibición a
que la indicación pase a ser genérica.
Plazo
Indefinido.
#31
4.1.10. El derecho de autor (Copyright)
¿Qué protege el derecho de autor?
Tradicionalmente el derecho de autor protege las “obras literarias y artísticas”, siendo
éstas “todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea
el modo o forma de expresión”. Es importante
conocer que los derechos de autor nacen con
la autoría de la obra, es decir, que no es necesario su registro para obtener dicha protección.
No obstante, se suele acudir al registro para
que éste certifique de manera fehaciente quién
es el autor de la obra.
A continuación, se expone un cuadro en el que
se pueden observar distintos tipos de obras
protegibles a través de los derechos de autor:
Obras de dibujo, pintura,
arquitectura,
escultura,
grabado,
litografía.
Obras
dramáticas o
dramáticomusicales.
Obras
cinematográficas y obras
fotográficas.
©
¿Qué derechos conceden los derechos de
autor?
Hubo un debate muy intenso en lo que respecta a cómo se debían proteger los programas
informáticos, pero finalmente se determinó
que éstos debían incluirse dentro de lo que se
entiende por “producción en los campos literario, científico y artístico” y que, por tanto, se
debían proteger a través de los derechos de
autor. No obstante, ciertos programas de ordenador pueden registrarse como patentes (ver
apartado 4.1.1) siempre que presenten una
solución a un problema técnico.
Cuando se ha registrado una obra a través de
los derechos de autor, el titular de la misma
puede utilizar su obra de la manera en que decida y puede oponerse a que terceros la utilicen
sin su consentimiento.
En lo que respecta a la autoría de los programas de ordenador, la legislación comunitaria
establece que:
Ejemplos de Obras Protegidas
Libros,
folletos
y otros
escritos.
¿Qué sucede con los programas de ordenador?
Composiciones musicales
con o sin
letra.
• Se considerará autor del programa de ordenador a la persona física o grupo de personas físicas que lo hayan creado (o, cuando la legislación de los Estados miembros
lo permita, a la persona jurídica).
• Cuando un programa se cree conjuntamente por varias personas, los derechos
exclusivos serán propiedad común.
• Cuando un trabajador cree un programa
de ordenador siguiendo las instrucciones
de su empresario, la titularidad de los derechos del programa de ordenador corresponderá exclusivamente a éste último.
En el derecho de autor están comprendidos dos
tipos de derechos. En primer lugar, los derechos patrimoniales, que son los que permiten
que el titular obtenga retribución financiera
por el uso de su obra por terceros. Y, por otro
lado, los derechos morales, que otorgan al
autor de la obra los siguientes derechos:
1. El derecho de paternidad: es el derecho a
reivindicar la paternidad de la obra.
2. El derecho de integridad: es el derecho a
oponerse a cualquier modificación de la
obra que cause perjuicio a su honor o a su
reputación.
Es necesario aclarar que los derechos morales
y los derechos patrimoniales son independientes el uno del otro. Por tanto, si bien el autor
de una obra puede ceder los derechos patrimoniales para que una entidad especializada
pueda explotarlos, nunca podrá ceder sus derechos morales. De ahí que incluso en los casos
en los que, por ejemplo, un editor sea el titular
de los derechos patrimoniales, los derechos
morales sobre la obra se atribuyan exclusivamente al autor de ésta.
>> En lo que se refiere a la protección de los
programas informáticos las PYMES deben
saber que los enfoques en Europa y en
Estados Unidos pueden ser muy diferentes.
#32
#33
A continuación se expone un esquema de las acciones que puede prohibir o autorizar el titular
de una obra. Tal y como se ha indicado anteriormente, estas acciones podrán ser ejercidas por el
titular de los derechos patrimoniales, que no tiene porque ser la misma persona que creó la obra:
La reproducción de
la obra (publicaciones impresas y grabaciones sonoras).
La distribución
de ejemplares.
La interpretación
o ejecución
pública de
su obra.
Acciones que puede prohibir o autorizar el titular de una obra
La radiodifusión
o comunicación
por otros medios
al público.
La traducción a
otros idiomas.
>> Hay que distinguir los derechos
patrimoniales (permiten la retribución
financiera), que se pueden ceder, de los
derechos morales (derecho a que se
reconozca al autor y a que no se modifique
su obra), los cuales son irrenunciables.
¿Existe alguna limitación?
Se pueden encontrar dos tipos de limitaciones:
las que tiene que ver con determinadas categorías de obras y las relacionadas con ciertos actos de explotación. La primera de las limitaciones puede variar en función de las leyes de los
distintos países (así, en algunos países no se
pueden proteger las obras que no están fijadas
en un formato tangible, mientras que en otros
países no son susceptibles de protección los
textos de ley y las decisiones administrativas).
#34
2. Por otro lado, las limitaciones relacionadas
con las llamadas licencias no voluntarias.
Estas licencias suponen que las obras protegidas puedan ser utilizadas en determinadas circunstancias sin precisarse autorización del titular, aunque se debe proceder a
la compensación. Un ejemplo de este tipo
puede ser la posibilidad de realizar fotocopias de partes de libros en una universidad.
>> Los derechos de autor no son absolutos,
ya que no siempre permiten a su titular
prohibir todo tipo de actos en los que se
utilice su obra.
El segundo tipo de limitaciones tiene que ver
con ciertos actos de explotación que pueden
realizarse sin autorización del titular. Existen
dos tipos básicos de limitaciones dentro de
esa categoría:
• Las citas extraídas de obras protegidas,
a condición de que se cite la fuente y el
nombre del autor, y de que esa utilización
se ajuste a las prácticas honestas.
• La utilización de obras con fines docentes.
Por lo general, el plazo de protección suele
abarcar toda la vida del autor y durante un
mínimo de 50 años contados a partir de su
muerte. No obstante, en los últimos años se
ha observado una tendencia a ampliar ese
plazo hasta los 70 años desde el fallecimiento
del autor, aunque esto depende del país en el
que se deseen proteger las obras. Por tanto, se
deberá contemplar lo que se disponga en la ley.
¿Cómo se pueden ejercer estos derechos?
Los autores de las obras pueden vender los derechos sobre ellas a individuos o empresas que
cuenten con mayores posibilidades de comercializarlas, y ello a cambio de la debida retribución. A continuación se expone un esquema
en el que se muestran las diferentes formas
en las que un autor puede ceder los derechos
sobre su obra:
La adaptación
de la obra.
1. Por un lado, la limitación a la libre utilización, es decir, la no obligación de compensar
al titular de los derechos por la utilización
de su obra sin haber pedido autorización. Se
pueden destacar:
¿Cuál es la vigencia de los derechos de
autor?
Cesión del
derecho de autor
Licencias: el titular conserva
la propiedad, pero autoriza
a un tercero a realizar determinados actos. Tiene plazo
específico y finalidad concreta.
Exclusivas: el titular
del derecho de autor no
otorgará autorización a
terceros para realizar los
actos objeto de licencia.
Cesión: el titular de los derechos cede el
derecho a autorizar o prohibir diversos
actos contemplados por uno, varios o
todos los derechos que le han atribuido.
Se cede el derecho de propiedad.
No exclusivas: el titular
de los derechos de autor
puede autorizar a otros a
realizar los mismo actos
que los de la licencia.
• La utilización de obras a los fines de la
información periodística.
#35
Es importante resaltar que la concesión de licencias también puede adoptar la forma de
gestión colectiva de los derechos. Así, los autores y otros titulares de derechos pueden conceder licencias exclusivas a una entidad única,
que actúa en su nombre, para gestionar todo
lo relativo a los derechos de autor: conceder
autorizaciones, recaudar y distribuir la debida
remuneración, impedir y detectar infracciones
de derechos…
Además, el titular de derechos puede optar por
renunciar al ejercicio de los derechos, ya sea
total o parcialmente. Por ejemplo, puede pro-
ceder a publicar material protegido por derecho
de autor en Internet y ponerlo a disposición de
todo aquel que desee utilizarlo, o puede restringir esa renuncia a utilizaciones con fines no
comerciales. Éste es el caso de las llamados
“licencias de copyleft” (apartado 4.2).
>> Es importante conocer que los derechos de
autor se pueden gestionar de forma colectiva, más aún cuando, como consecuencia de
un proyecto de colaboración entre PYMES
en un entorno de innovación abierta, se ha
creado una obra susceptible de protección
a través de los derechos de autor.
RESUMEN
DERECHOS DE AUTOR
¿Qué son?
Nacen con la autoría y protegen obras
literarias, artísticas y programas
de ordenador.
¿Quién los puede
solicitar?
El autor de la obra.
Derechos que otorga
Derechos patrimoniales y derechos de autor.
Limitationes
Limitaciones para determinadas categorías
de obras (en función de la ley del país) y
limitaciones para ciertos actos de explotación.
Plazo
Vida del autor y 50/70 años
(en función de ley del país).
Cómo se ejercitan
Cesiones y licencias exclusivas
o no exclusivas.
>> Como ya se ha mencionado antes, es im-
portante saber que todos los medios de
protección de activos intangibles que ya
se han analizado (“medios clásicos de
protección”) son perfectamente aplicables en contextos de innovación abierta.
Lo que ha cambiado gracias a la innovación abierta es el modo en que esos
medios clásicos se gestionan y aplican.
No obstante, los nuevos medios de protección se han creado para superar las
limitaciones asociadas tanto a la naturaleza de esos “medios clásicos” como
a la manera en que, con frecuencia, son
gestionados (p.ej., muchas veces se encaminan a restringir y a bloquear a los
competidores, a sentar las bases para
una propiedad intelectual basada en la
“Guerra fría” entre grandes empresas,
o a desbaratar los registros nacionales o
los procedimientos de protección, y no se
encaminan a la mejor utilización y evolución del conocimiento protegido, o al uso
y/o explotación de lo protegido).
©
Veamos esos nuevos medios de protección...
Fuente: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
#36
#37
4.2. NUEVOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
4.2.2 Tipos de licencias de copyleft
4.2.1 Licencias de copyleft
Creative Commons
¿Qué son las licencias de copyleft?
El término “copyleft” se comenzó a utilizar en el
ámbito informático (si bien desde hace algún tiempo se viene aplicando también a creaciones literarias y artísticas) para designar el tipo de protección
jurídica que confieren determinadas licencias que
garantizan una serie de derechos a su autor pero
que, al mismo tiempo, permiten la libre utilización
y distribución de las obras.
Esta palabra comenzó a utilizarse en los años
setenta, por oposición al término “copyright”
(derecho de autor), para señalar la libertad de
difusión de determinados programas informáticos
que les otorgaban sus creadores. Unos años más
tarde se convirtió en un concepto clave del denominado software libre, que Richard Stallman plasmó
en 1984 en la General Public License (“GPL”) de su
proyecto GNU (Gnu is Not Unix). El objetivo principal
de esta licencia es impedir que el material que se
acoge a ella pueda quedar jurídicamente sujeto a
derechos de autor (copyright).
Las ideas del copyleft están siendo también sugeridas para su aplicación a las patentes, los modelos
de utilidad... Sin embargo, esta iniciativa parece no
haber prosperado, tal vez porque las patentes son
relativamente caras de obtener, mientras que los
derechos de autor se obtienen de manera gratuita.
>> Existen también nuevas formas de proteger
las creaciones, algunas de ellas muy
modernas e innovadoras, que son más
próximas al espíritu de la innovación
abierta. Si bien ya han tenido un notable
desarrollo en el campo de los derechos de
autor, no se ha conseguido su utilización
dentro del mundo de las patentes, modelos
de utilidad, diseños industriales, etc., tal vez
por el coste que suponen estos registros.
#38
Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro basada en la idea de que algunas personas pueden no querer ejercer todos
los derechos de propiedad intelectual que les
otorga la ley por haberse dado cuenta de que
el derecho de copia absoluto no les ayuda a la
hora de conseguir una distribución amplia de
su obra.
Esta corporación pretende proporcionar herramientas para solucionar una serie de problemas:
así, pretende crear un conjunto de licencias públicas lo suficientemente fuertes para resistir
el escrutinio de un tribunal, lo suficientemente
sencillas para que puedan ser usadas por personas no especialistas en asuntos legales y lo
suficientemente sofisticadas para ser identificadas por varias aplicaciones de la web.
¿Qué tipo de licencias existen?
Existen un total de seis licencias Creative
Commons que ofrecen algunos derechos a
terceras personas bajo ciertas condiciones.
Estas licencias nacen al combinar cuatro
condiciones:
Reconocimiento: En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
No Comercial (Non commercial): La
explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
Sin obras derivadas (No Derivate
Works): La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.
Compartir Igual (Share alike): La
explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que
mantengan la misma licencia al ser
divulgadas.
Al combinar estas cuatro condiciones, se generan las mencionadas seis licencias que ofrece
Creative Commons:
Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad
comercial, así como la creación de obras derivadas. La distribución también está permitida
sin ninguna restricción.
Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra
Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de
obras derivadas.
Reconocimiento - No Comercial (by-nc):
Se permite la generación de obras derivadas
siempre que no se haga un uso comercial.
Tampoco se puede utilizar la obra original con
finalidades comerciales.
Reconocimiento - Compartir Igual (by-sa): Se
permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas. Su distribución se debe
realizar con una licencia igual a la que regula
la obra original.
Reconocimiento - No Comercial - Compartir
Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial
de la obra original ni de las posibles obras derivadas. La distribución se debe llevar a cabo con
una licencia igual a la que regula la obra original.
Reconocimiento - Sin Obra Derivada (by-nd):
Se permite el uso comercial de la obra pero no
la generación de obras derivadas.
Una vez elegida la licencia más adecuada para
la obra que se desee proteger jurídicamente, se
debe solicitar en la web:
http://creativecommons.org/choose/.
#39
Coloriuris
GPL
Es un sistema de licencias destinado a
los creadores de contenidos (literarios,
musicales, audiovisuales y fotográficos) que
utilizan la web para su difusión, publicación
y/o puesta a disposición y que quieran ceder
los derechos patrimoniales de sus creaciones
dentro y fuera de la red. Es un sistema mixto
de autogestión y cesión de derechos de autor.
La GPL (General Public License, o licencia
pública general) es una licencia creada por
la Free Software Foundation dentro del proyecto GNU (http://www.gnu.org/home.es.html)
y orientada principalmente a proteger la libre
distribución, modificación y uso de software,
así como a protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los
usuarios.
Existen diferentes posibilidades de usar los
acuerdos de licencia Coloriuris, a elección
de los titulares de los derechos. En este caso
el tipo de color y la disposición del mismo
informan sobre la política de derechos de autor
que ha establecido su titular.
A continuación se expone un esquema en el que
se pueden observar las distintas licencias que
ofrece la GNU, así como sus características:
A continuación se expone una tabla de
equivalencias entre los colores y los derechos
que otorgan las diferentes licencias Coloriuris
(para más información se puede visitar su web:
http://www.coloriuris.net/es:index
Licencias
GNU
#40
Licencia Pública
General (GPL)
Está orientada principalmente a proteger
la libre distribución,
modificación y uso de
software. Su propósito es declarar que el
software cubierto por
esta licencia es
software libre y
protegerlo de intentos
de apropiación que
restrinjan esas libertades a los usuarios
Licencia Pública
General Reducida
(LGPL)
La principal diferencia entre la GPL y la
LGPL es que la última
puede enlazarse a (en
el caso de una biblioteca, ‘ser utilizada
por’) un programa
no-GPL, que puede
ser software libre o
software no libre
Licencia Pública
General de AFFERO
(AGPL)
Esta basada en
una licencia GPL
pero añade una
clausula adicional
para permitir a
los usuarios que
interactúan con el
programa licenciado
a través de una red
recibir el código
fuente de ese
programa
Licencia de Documentación Libre de
GNU (GNU FDL)
Documentación Libre
de GNU (GNU FDL): es
una forma de copyleft
para ser usada en
un manual, libro de
texto u otro documento
que asegure que todo
el mundo tiene la
libertad de copiarlo
y redistribuirlo, con o
sin modificaciones, de
modo comercial o no
comercial
www.gnu.org/licenses/gpl.html
www.gnu.org/copyleft/lgpl.html
www.gnu.org/licenses/agpl.html
www.gnu.org/licences/fdl.txt
Permite la reproducción, distribución y
comunicación pública con o sin ánimo
de lucro. Permite la realización de obras
derivadas para usos comerciales y no
comerciales.
Permite la reproducción, distribución
y comunicación pública siempre que
se haga sin ánimo de lucro. No permite
obras derivadas.
Permite la reproducción, distribución
y comunicación pública siempre que
se haga sin ánimo de lucro. Permite la
realización de obras derivadas para usos
comerciales y no comerciales; siempre y
cuando la obra derivada se ceda en las
mismas condiciones en las que se recibió
(cesión en cadena).
Permite la reprodución, distribución y
comunicación pública con o sin ánimo
de lucro. Permite la realización de
obras derivadas para usos comerciales
y no comerciales, siempre y cuando la
obra derivada se ceda en las mismas
condiciones en las que se recibió (cesión
en cadena).
Permite la reproducción, distribución y
comunicación pública siempre que se haga
sin ánimo de lucro. Permite la realización de
obras derivadas para usos no comerciales.
Permite la reproducción, distribución
y comunicación pública, siempre que
se haga sin ánimo de lucro. Permite la
realización de obras derivadas para
usos comerciales; siempre y cuando la
obra derivada se ceda en las mismas
condiciones en las que se recibió (cesión
en cadena).
Permite la reproducción, distribución
y comunicación pública siempre que
se haga sin ánimo de lucro. Permite la
realización de obras derivadas para usos
comerciales y no comerciales.
Permite la reproducción, distribución y
comunicación pública con o sin ánimo
de lucro. Permite la realización de obras
derivadas para usos no comerciales.
Permite la reproducción, distribución y
comunicación pública con o sin ánimo
de lucro. Permite la realización de obras
derivadas para usos no comerciales;
siempre y cuando la obra derivada se
ceda en las mismas condiciones en las
que se recibió (cesión en cadena).
Permite la reproducción, distribución y
comunicación pública con o sin ánimo de
lucro. No permite obras derivadas.
ColorIURIS Original Texto informativo de
los derechos de autor que marca la Ley.
Rige en defecto de usos más permisivos
decididos por el autor (copyright).
#41
Licencia Aire Incondicional
Licencia Arte Libre
Es una licencia creada especialmente por el
abogado Abel Garriga para la exposición “Aire
Incondicional”. Esta licencia fue redactada en
español y desde el marco legal de España, conociendo que no existen apenas iniciativas de
este tipo que no sean de lengua inglesa.
Esta licencia nació en el encuentro de “CopyLeft
Attitude” que tuvo lugar en París a principios del
2000. Los fundamentos en que se basa la Licencia Arte Libre son que el saber y la creación son
recursos que deben permanecer libres para seguir siendo lo que son, conocimientos y creación.
El objetivo de esta licencia es regular de una
forma eficaz las condiciones en las que el trabajo creado por un autor pueda ser reproducido, distribuido, comunicado públicamente y
transformado libremente. Con esta licencia no
se pretende negar los derechos de autor tal y
como están concebidos actualmente, sino que
se parte de esa misma regulación: la que concede la propiedad de la obra al autor por el sólo
hecho de su creación. A partir de aquí, el autor
escoge libremente, en uso de su autonomía de
la voluntad, la forma en que permitirá el uso
de su creación.
Esta licencia autoriza a copiar, difundir y
transformar libremente la obra que protege,
pero siempre dentro del respeto a los derechos
de autor. Esta licencia se aplica tanto a las
obras electrónicas como a las que no lo son.
Así, puede proteger una pintura, una novela,
una escultura, un sitio web… En resumen,
puede proteger todas aquellas creaciones que
se reclaman de un determinado arte. Para más
información se puede visitar su web: http://
artlibre.org/licence/lal/en
Para más información se puede visitar su web:
http://www.platoniq.net/aireincodicional_licencia.html
>> Este tipo de licencias sólo se vienen
utilizando para obras que se puedan
enmarcar en los derechos de autor ya que
su registro es gratuito. Hasta la fecha no se
ha logrado su uso con el resto de medios de
propiedad intelectual ya que, para registrar
y renovar éstos, hay que pagar una serie de
tasas. No obstante, este tipo de licencias
es idóneo para distribuir obras que, de
ajustarse a los términos del copyright,
conseguirían una menor difusión.
#42
Fuente: http://fundacioncopyleft.org/en
>> Este tipo de licencias se ajustan perfectamente a los proyectos que se pueden desarrollar en un entorno de innovación abierta
ya que permiten trabajar a las partes implicadas con total libertad para desarrollar
nuevas obras y gestionar los resultados de
forma conjunta, siempre y cuando se respeten los términos de las licencias implicadas.
Tradicionalmente, la protección de la propiedad
intelectual ha cargado mucho las tintas en el
inventor / autor individual: esa persona era la
responsable de la creación de una idea brillante
y tenía la oportunidad de decidir sobre su
futuro (p.ej., restringiendo mediante derechos
de autor-copyright –ver apartado 4.1.10- o
lo contrario, compartiendo mediante GNU –
ver apartado 4.2). Pero en la era del llamado
“crowdsourcing” (es decir, de la creación
colaborativa: la enciclopedia web Wikipedia es
un ejemplo entre otros muchos), con frecuencia
es muy difícil encontrar un inventor individual.
No obstante, sigue siendo fundamental
representar los intereses de los participantes
mediante alguna medida fiable de protección
de la propiedad intelectual.
En el caso de la mencionada enciclopedia
Wikipedia la solución consiste en construir un
“producto” abierto, accesible a todo el mundo y
sin coste, un producto tan enorme e intrincado
que, de hecho, implica que a muchos autores/
editores les merezca la pena participar sin
pretensiones de protección legal. Pero todo
esto no responde a la lógica tradicional de
hacer negocios. Así, las empresas aspiran a la
creación / invención porque esperan que esos
esfuerzos tendrán un retorno final para ellas (¡y
no necesariamente para el resto del mundo!).
Y el trabajo colaborativo (en el que se complica
la vuelta atrás, medir cada contribución y su
relevancia en la consecución de los objetivos
últimos) puede crear situaciones incómodas a
la hora de compartir los resultados entre los
participantes.
Esto es algo que se puede observar en el día
a día en las colaboraciones de entre varias
empresas: iniciar las colaboraciones en la
llamada “fase pre-competitivas” puede ser
relativamente sencillo, ya que hay mucho
campo abierto para la experimentación y
porque los resultados siempre podrán terminar
siendo interesantes para alguien en un
futuro. Sin embargo, en las colaboraciones
competitivas (en las cuales la investigación
tiene consecuencias directas en el mercado),
la situación resulta más complicada. En esos
casos es preciso tener las ideas todavía más
claras y gestionar todavía mejor las posiciones
propias, p.ej. mediante el ya mencionado
acuerdo de confidencialidad (también llamado
NDA, o Non-Disclosure Agreement), mediante
ciertos contratos, etc.
En cualquier caso, y puesto que todo esto
resulta especialmente delicado si esas
colaboraciones se dan en entornos de
innovación abierta, les emplazamos a leer la
segunda parte de esta Guía.
#43
6. BIBLIOGRAFÍA
5. CONCLUSIONES ADICIONALES
Una vez tratados en esta Guía práctica los
aspectos legales de la propiedad intelectual
y analizados todos los medios de protección
que podría utilizar una PYME para proteger sus
activos intangibles, a ésta le correspondería
ahora analizar su situación particular concreta de cara a adoptar una estrategia que le
permitiera desarrollar actividades comerciales
en un entorno de innovación abierta.
Así, en primer lugar la PYME debería realizar
un análisis sobre qué activos intangibles
posee y, a continuación, debería adoptar las
medidas de protección más adecuadas (ya
sea mediante el registro de dichos activos o
mediante la creación de un protocolo de información confidencial) de cara a su posible
aportación al proyecto de innovación abierta.
A fin de facilitarle esta tarea, se expone a continuación un breve cuadro de autoevaluación:
Una vez llevado a cabo el análisis de la situación
particular concreta de sus activos intangibles
y de su estado de protección, la PYME debería
plantearse estrategias de gestión de dichos
medios de cara a colaborar con otros agentes.
Por esa razón, la segunda parte de la Guía (que
tratará de la Gestión de aspectos comerciales y de explotación en entornos de innovación
abierta y planteará pautas de contratos para
esos entornos) podrá serle de utilidad durante
las negociaciones con otros agentes, durante
el desarrollo de las colaboraciones con ellos y,
asimismo, una vez finalizadas éstas.
Bibliografía
• “Open Business models”, de Henry Chesbrough.
• “Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology”, de Henry Chesbrough.
• “El derecho de autor en la Unión Europea”, de Antonio Gómez Rosendo del Toro.
• “El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal”, de Aurea Suñol Lucea.
• “El secreto de empresa: Protección penal y retos que plantea antes las nuevas tecnologías”, de Esther Morón
Lerma.
• “Derecho de la competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea”, de Alberto Bercovitz RodríguezCano y Alicia Arroyo Aparicio.
• “Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia
económica, disciplina de la competencia desleal”, de Hermenegildo Baylos Corroza y María Baylos Morales.
• “Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial”, de
Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano.
Enlaces de interés
• Página web de la EU: http://europa.eu/
Activos intangibles
SÍ
NO
NO SÉ
CUÁLES
¿PROTEGIDOS?
¿CÓMO?
UBICACIÓN
Invenciones desarrolladas por la
organización
• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: http://www.wipo.int/portal/index.html.es
• Oficina de armonización del mercado interior:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/regulations.es.do
• Oficina Española de Patentes y Marcas: http://www.oepm.es/es/index.html
Diseños desarrollados por la organización
Marca
• IPR Helpdesk: http://www.ipr-helpdesk.org/
• Open Innovation.eu: http://www.openinnovation.eu/index.php
• Innovation Excellence: http://www.innovationexcellence.com/
Nombre comercial
Bases de datos propias
Software desarrollado por la empresa
Know-how (que incluye, entre otros,
a manuales, documentos relacionados
con actividades
de I+D, listas de clientes, etc.)
• Fundación Copyleft: http://fundacioncopyleft.org/es
• Creative Commons: http://creativecommons.org/
• GNU: http://www.gnu.org/home.es.html
• Coloriuris: http://www.coloriuris.net/es:index
• Presentación “Open Innovation” de la Universidad de Mondragón:
www.slideshare.net/alizartza/international-executive-master-program-in-intrapreneurship-and-open-innovation
Fuente: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Guia_Buenas_practicas.pdf
#44
#45
7. SOCIOS DEL PROYECTO
Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra, S.L. (CEIN, S.L.),
Navarra
Polígono Industrial Mocholí.
31110 Noáin
España
www.cein.es
Virtual Dimension Center VDC
Fellbach, Stuttgart Region
Auberlen Str. 13
70736 Fellbach
Germany
www.vdc-fellbach.de
INNONET, Centre of Innovation and
Technology, West Transdanubia
Gesztenyefa Str. 4
9027 Gyoer
Hungary
www.innonet.hu
PROGRAMA EURIS
EURIS (European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies, es decir,
Estrategias europeas de colaboración y de innovación abierta regional) es un programa inter-regional de cooperación que pretende ayudar a las regiones europeas a
adoptar el paradigma de la innovación abierta, puesto que mira, en una economía del
conocimiento global, a abrir y a acelerar los niveles de cooperación entre los agentes
de la innovación. EURIS está soportado por el Programa INTERREG IV C financiado por
los Fondos europeos de desarrollo regional (FEDER), y pretende ayudar a las regiones
de Europa a intercambiar experiencias y buenas prácticas en las áreas de innovación
y economía del conocimiento.
www.euris-programme.eu
INTERREG IVC
El programa interregional de coooperación INTERREG IV C, financiado por los fondos
europeos de desarrollo regional, ayuda a las regiones de Europa a trabajar juntas para
intercambiar experiencias y buenas prácticas en las áreas de innovación, economía del
conocimiento, medio ambiente y prevención de riesgos. Existen 302 millones de euros
disponibles para financiación de proyectos. Además, se proporciona todo un cúmulo de
conocimiento y de soluciones potenciales a los gestores de políticas públicas regionales.
www.interreg4c.eu
Esta Guía ha sido elaborada en el sub-proyecto europeo OPINET (Open Innovation Networking Platform
for SMEs, es decir, Plataforma en red de innovación abierta) del programa europeo EURIS.
En primer lugar, OPINET pretende ayudar a las PYMES a superar las barreras de la innovación abierta
tanto proporcionándoles conocimientos específicos sobre las diferentes oportunidades que surgen cuando abren sus procesos de innovación como promoviendo actividades específicas de innovación abierta.
En segundo lugar, OPINET aspira a la creación de una red de puntos de contacto de innovación abierta
encaminados a promover y facilitar estrategias de innovación abierta en PYMES.
#46
Co-financiado por FEDER en el marco del programa INTERREG IV C de la Unión Europea.
#47
GUÍA PRÁCTICA
PARA PYMES
SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES
RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN ABIERTA
SEGUNDA PARTE:
ASPECTOS COMERCIALES Y DE EXPLOTACIÓN,
Y PAUTAS CONTRACTUALES
CONTENIDO
8.
INTRODUCCIÓN
5
9.
CONSIDERACIONES PREVIAS
6
ASPECTOS COMERCIALES Y DE EXPLOTACIÓN
10
10.
10.1 Fase de preparación
• 10.1.1 Diez preguntas clave y sus respuestas
• 10.1.2 El acuerdo de confidencialidad
10.2 Fase de negociación
• 10.2.1 Recomendaciones previas a la fase de
negociación
• 10.2.2 La negociación propiamente dicha
• 10.2.3 Preguntas clave desde diferentes puntos
de vista
• 10.2.4 Consejos adicionales para la negociación
10. 3 Fase de contrato
• 10.3.1 Tipos de contrato
• 10.3.2 Pautas contracturales
11.
CONFLICTOS, JURISDICCIONES Y SISTEMAS
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
11.1 El arbitraje
11.2 La mediación
© 2012 CEIN + VDC + INNONET + CLARKE, MODET & CO. | Todos los derechos reservados
10
10
22
24
24
31
33
35
37
38
39
48
50
52
12.
A MODO DE CONCLUSIÓN GENERAL
53
13.
SOCIOS DEL PROYECTO
54
8. INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la segunda
parte de la Guía práctica para PYMES sobre
gestión de los aspectos legales relacionados
con la innovación abierta. Al igual que aquella,
ésta también se dirige a gestores y responsables de PYMES.
En esta parte se abordarán los principales
aspectos comerciales (en el sentido de intercambio, compra, venta…) y de explotación (en
el sentido de obtención de resultados beneficiosos) de la propiedad intelectual que una
PYME debe tener en cuenta en el marco de un
proyecto de innovación abierta. Para ello se
introducirán, desde ese punto de vista de la
propiedad, consejos, ejemplos, advertencias y
medidas prácticas y flexibles que contribuyan
a superar con éxito cada fase del proceso de
#4
innovación abierta, desde la preparación de la
negociación con los futuros socios y la firma
del correspondiente acuerdo hasta la obtención
de resultados del proyecto.
Algunas de las cuestiones que vamos a analizar tienen por su naturaleza un carácter técnico-jurídico que trataremos de simplificar en
la exposición, sin descuidar el necesario rigor.
En consecuencia, utilizaremos algunas expresiones en el sentido más usual (sin entrar en
debates terminológicos ni definitorios sobre los
que no existe tampoco unanimidad entre los
autores especialistas) con el fin de facilitar una
mejor comprensión del contenido de esta Guía
y, así, alejarla de un formato o estilo que podría
considerarse más propio de un tratado doctrinal.
#5
9. CONSIDERACIONES PREVIAS
Una definición concisa de innovación es la que
establece que innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción en
el mercado.
Para interpretar adecuadamente esta definición en un contexto de innovación abierta debemos partir de varias consideraciones previas:
• Que la creación o modificación de un producto se hará gracias a la aplicación de
un conocimiento novedoso y útil.
• Que por producto debe entenderse también cualquier tipo de servicio o, en general, de solución.
• Que la introducción en el mercado no tiene por qué implicar necesariamente una
contraprestación dineraria. Así, basta con
que exista algún tipo de compensación
(p.ej., la participación en un proyecto).
A más abundamiento, y tal como afirma Peter
Drucker: “La prueba de la innovación no es su
novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea... sino su éxito en el mercado”.
Como es sabido, la innovación abierta es un
fenómeno basado en la cooperación que, entre
otras actividades, implica combinar los activos
intangibles internos de la propia organización
(tales como conocimientos, experiencias, etc.,
que no por ser intangibles dejan de ser activos patrimoniales) con los activos intangibles
externos (de otros agentes) para crear nuevos
o mejorados productos y servicios o para optimizar su estructura y procesos productivos,
incrementando con todo ello su competitividad. La innovación abierta implica también
#6
que las organizaciones utilizan tanto canales
internos como externos para poner en el mercado sus conocimientos (sean tecnológicos o
no, ya que pueden ser de otro tipo, como por
ejemplo comerciales, logísticos, de marketing,
operacionales, de modelo de negocio, etc.), sus
productos, sus servicios, etc.
La primera parte de la Guía se centró en la
identificación de los distintos tipos de conocimientos que pueden llegar a sumarse al patrimonio de activos intangibles de una PYME
y en la explicación de las correspondientes
modalidades de protección de la propiedad
intelectual que las PYMES pueden utilizar
para abordar de forma segura un proyecto de
innovación abierta.
En esta parte de la Guía se van a abordar los
principales aspectos comerciales y de explotación que, con relación a esos activos ya protegidos, las PYMES deben tener en cuenta en el marco de un proyecto de innovación abierta. Por eso,
se va a prestar especial atención a los riesgos
que afectan y a las maneras de minimizarlos.
“
Objetivo último: abordar de forma
segura el proceso de innovación
abierta.
Como se recordará, los activos intangibles son
aquellos recursos del patrimonio de la PYME
que, pese a ser de naturaleza no material, otorgan a la empresa un valor añadido, una ventaja competitiva de cara a su acceso al mercado
(es decir, son de carácter innovador). Eso hace
que, en primera instancia, los siguientes términos sean aproximadamente equivalentes:
“conocimiento”, “conocimiento propio”, “conocimiento protegible” y “know-how”.
Así, el término know-how (y dichos términos
equivalentes) aluden a lo que comúnmente se
entiende por el conjunto de conocimientos, relativos a una determinada actividad, que otorga
a quien los posee una ventaja frente a sus competidores, y que por ello es susceptible de ser
protegido mediante alguna de las herramientas
descritas en la primera parte de la Guía.
Ejemplo de know-how:
En una cadena de comida rápida, el sistema logístico, técnico y organizativo que
permite servir a sus clientes ágilmente
manteniendo la calidad del producto y
del servicio.
Sin embargo, desde un punto de vista más técnico-legal, un activo intangible es aquel que es
controlado por la organización, es identificable (en el sentido de que puede ser separado
de la empresa), es susceptible de evaluación y
de gestión independiente y puede dar lugar a
beneficios económicos futuros. Por tanto:
• No todo conocimiento de la empresa puede
ser considerado como un activo intangible
de su propiedad. Así, el conocimiento protegido mediante alguna de las herramientas de propiedad intelectual consideradas
en el apartado 4 de la primera parte de la
Guía (incluida la herramienta del secreto
empresarial) sí cumple los requisitos para
poder ser considerado un activo intangible
del patrimonio de la empresa. Dicho de otra
manera: puesto que de los recursos intangibles la empresa puede obtener rentas futuras, es necesario que la empresa los proteja
legalmente a través de las herramientas
de protección de la propiedad intelectual
más apropiadas para cada caso (a no ser
que los mismos, por su naturaleza, gocen ya
de protección legal, como sería el caso, por
ejemplo, de los proyectos, planos, manuales,
gráficos, etc. protegidos por derechos de autor, o de las marcas renombradas). Solo así
la organización tendrá unos derechos que
podrá controlar.
• Del concepto de activo intangible quedan
excluidos recursos intangibles de la empresa tales como el fondo de comercio,
la reputación, etc. por no cumplir todos los
requisitos establecidos anteriormente.
Ejemplos de recursos intangibles
que no tienen la consideración de
activo son, por ejemplo:
• La reputación, puesto que no puede
separarse de la organización
• La cuota de mercado, porque no puede
ser controlada por la organización.
#7
• Por tanto, el patrimonio de activos intangibles de una empresa está formado
principalmente por los correspondientes
derechos de propiedad intelectual, aunque existen otros activos intangibles que
también forman parte de ese patrimonio:
licencias administrativas (del tipo licencias de apertura y de obra), concesiones y
autorizaciones administrativas, etc.
Conocimiento
Protección
Por tanto, ahora partimos del momento en que
los posibles socios del proyecto de innovación
abierta se encuentran dispuestos a intercambiar o poner en común su conocimiento
ya protegido mediante las correspondientes
herramientas de propiedad intelectual que se
han tratado en el apartado 4 (patente, modelo
de utilidad, marca, nombre comercial, diseño
industrial, secreto empresarial, copyleft, etc.).
A partir de aquí, los posibles socios deberán
empezar a concretar el papel que cada uno
va a desempeñar en el proyecto y la forma y
condiciones bajo las que van a transferir su
conocimiento al resto. De esa manera podrán
plasmarlo finalmente en el contrato que formalice la colaboración.
Las relaciones de colaboración surgidas
entre organizaciones en un contexto de
innovación abierta vendrán reguladas
por los correspondientes contratos libremente acordados.
Los contratos son necesarios para definir la forma en la que cada cual desea
transferir su conocimiento al resto y para
definir los límites y condiciones bajo las
que ese conocimiento puede ser utilizado.
Tales contratos deberán distinguir, además, entre dos tipos de conocimiento,
atendiendo al momento de su generación:
• Conocimientos preexistentes, que
son los conocimientos propios que
cada uno de los socios decide aportar
al proyecto de innovación abierta.
• Conocimientos resultantes, que son
los que surgirán durante el desarrollo del proyecto y cuya titularidad y
derechos deben ser negociados por
los socios.
Derecho
Activo intangible
Por todo ello, para el conocimiento ya protegido
utilizaremos, más o menos indistintamente, los
términos “activo intangible”, “derecho de propiedad intelectual”, “activo de conocimiento”
y “activo de propiedad intelectual”, ya que ese
conocimiento protegido es propiedad de la empresa, es decir, forma parte de su patrimonio.
Ya hemos insistido en la idea de que con la
debida protección es más seguro emprender
procesos de innovación abierta, ya que en ese
caso sabremos que nuestros esfuerzos innovadores no serán utilizados de manera indebida.
Además, así podremos poner en valor esa protección a la hora de enfocar una negociación,
con lo que nuestra postura será más sólida.
#8
#9
10. ASPECTOS COMERCIALES Y DE EXPLOTACIÓN
El primer paso será analizar los aspectos
comerciales (en el sentido de intercambio,
compra, venta…) y de explotación (en
el sentido de obtención de resultados
beneficiosos) que tienen que ver no solo con los
posibles resultados del proyecto de innovación
abierta sino, también, con lo relacionado con
los activos intangibles con los que la PYME ya
cuenta antes de abordar dicho proyecto.
Por eso, a lo largo del documento distinguiremos
tres fases o momentos:
• La fase de preparación.
• La fase de negociación.
• La fase de contrato.
Preparación
Negociación
Contrato
#10
4. ¿Está protegido el conocimiento de mi
empresa mediante derechos de propiedad
intelectual?
10.1 FASE DE PREPARACIÓN
Preparación
Negociación
Contrato
5. ¿Existe y se aplica una política de
confidencialidad en nuestra organización?
La decisión de la PYME de adoptar estrategias
de innovación abierta implica compartir con
otros los propios conocimientos, experiencias,
talento, etc. con los que la empresa ya cuenta. En ocasiones, esa decisión puede implicar
también mostrar las actuales carencias y debilidades.
6. ¿Están en vigor los derechos de propiedad
intelectual sobre el conocimiento que
posee mi empresa?
Ello lleva consigo una serie de riesgos que
pueden comprometer la explotación comercial
del proyecto.
8. ¿Tiene claro mi empresa el valor de lo que
va a aportar y lo que espera obtener del
proyecto de innovación abierta?
10.1.1 Diez preguntas clave y sus respuestas
9. ¿Dispone mi empresa de documentación
técnica, financiera o de otro tipo que pueda
sustentar el valor de su conocimiento?
Antes de sentarse a negociar con los socios los
pormenores del proyecto de innovación abierta
será necesaria una fase de preparación que
permita a la PYME prever y analizar dichos
riesgos y plantearse, entre otras, las siguientes
preguntas clave:
1. ¿Tiene mi empresa la suficiente información?
2. ¿Quién es el dueño o titular del conocimiento que posee mi empresa?
3. ¿El conocimiento de mi empresa es realmente novedoso? ¿Infringe derechos de
propiedad intelectual de terceros?
7. ¿Mi empresa tiene claros la finalidad,
límites y condiciones bajo los que le
interesa compartir su conocimiento?
10. ¿He aportado a mis socios información
reservada sin haber firmado previamente
con ellos un acuerdo de confidencialidad?
A continuación vamos a tratar de responder
con detenimiento a estas preguntas clave de
la fase de preparación.
Pregunta 1. ¿Tiene mi empresa la suficiente
información?
Para abordar con éxito las etapas iniciales
del proyecto de innovación abierta será muy
útil contar con herramientas de información
(p.ej., bases de datos de patentes, publicaciones científicas, etc.) que nos ayuden a conocer el potencial innovador de nuestros posibles socios, su evolución y posicionamiento
en el mercado, la existencia de soluciones
alternativas o la aparición de otras nuevas
soluciones que pudieran comprometer el éxito
del proyecto o, en ciertos casos, incluso resolver el problema (técnico o de otro orden) que
motiva su puesta en marcha.
En este último caso, además, se abre una
nueva e interesante opción: la posibilidad
de adquirir una licencia (es decir, una autorización de uso o de explotación comercial del conocimiento protegido por otros
usualmente a cambio de una remuneración
que recibe el nombre de royalty, canon o
regalía). En su caso, esto nos podría permitir
ahorrarnos el esfuerzo de tener que idear y
desarrollar nuestra propia solución.
“
Una licencia es una autorización de
uso o de explotación comercial (p.ej.,
ato, distribución, post-venta, importación, exportación, etc.) del conocimiento protegido por otros por la que
usualmente se paga una remuneración
llamada royalty, canon o regalía.
#11
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS:
EL CASO DE GRUPO FERRER
La estrategia de negocio de esta multinacional farmacéutica española se basa en
buena parte en la adquisición licencias
de patentes relativas a nuevos fármacos
desarrollados por otras empresas, fundamentalmente PYMES locales y nuevas compañías emergentes dentro del sector biotecnológico. De esta manera Grupo Ferrer:
• Consigue consolidar su cartera de
productos aprovechando las innovaciones que otros desarrollan.
• Pone a cambio toda su estructura y
capacidades para lograr un posicionamiento del producto en el mercado
mundial.
Esta estrategia de innovación abierta
se basa en la consecución de acuerdos
mutuamente beneficiosos (licencia sobre
nuevos fármacos a cambio de la capacidad de distribución y venta del Grupo
Ferrer, muy superior a la de una PYME).
Ello permite entablar relaciones de colaboración estables y duraderas entre grandes multinacionales y PYMES en un sector
tan competitivo como el farmacéutico.
Como indicábamos en la primera parte de la
Guía, las PYMES no deben olvidar que las herramientas de protección de la propiedad intelectual (patente, modelo de utilidad, marca,
nombre comercial, diseño industrial, etc.) no
deben ser vistas únicamente como un “derecho
de bloqueo” por parte del titular de lo protegido, es decir, como un derecho negativo para
“impedir hacer” o para “prohibir” a terceros.
Así, la esencia de la protección de la propiedad
intelectual no está en el “bloqueo” o en la “prohibición”, sino en la concesión de facultades
legales a dicho titular (en muchos casos, con
carácter exclusivo) para el uso y/o explotación
de lo protegido. Es decir, la esencia de la protección de la propiedad intelectual es el “derecho de hacer”, que es un derecho positivo.
A modo de analogía podemos decir que, así
como considerar a un banco sólo como un lugar donde guardar el dinero para preservarlo
(“bloquearlo”) de robos constituye una visión
un tanto parcial, así, del mismo modo, la concepción de una herramienta de protección de la
propiedad intelectual como un medio sólo para
bloquear es igualmente incompleta.
En el caso de la patente, lo esencial es que ésta
otorga un derecho exclusivo de “hacer”, de tal
manera que, con base en ese derecho exclusivo, el titular de la patente puede autorizar o
licenciar a terceros para que puedan utilizar
su invención en los términos pactados, o bien
puede vender su derecho respecto de la invención a terceros (con lo que éstos pasarán a ser
nuevos titulares de la patente).
PROTEGER = BLOQUEAR
Por tanto, y lejos de su incompleta concepción
como elemento de bloqueo, en un contexto de
innovación abierta las patentes (el caso más
usual de protección de la propiedad intelectual para el conocimiento de tipo tecnológico) constituyen una valiosa herramienta
competitiva desde un triple punto de vista:
a) Como fuente de información.
b) Como medida de protección.
c) Como base de interacción con terceros.
a) Como fuente de información
• Las patentes son documentos normalizados de información tecnológica en los que
se describe la invención de modo suficiente para que pueda ser reproducida.
• Las patentes tienen una estructura uniforme y cómoda para su uso, lo que las
convierte en una fuente de información
esencial para la detección de desarrollos
ya existentes y de capacidades técnicas
requeridas.
b) Como medida de protección
• Como ya vimos en la primera parte de la
Guía (apartado 4.1.1), las patentes constituyen una base jurídica sólida para proteger legalmente lo necesario dentro del
proceso de colaboración e intercambio
de conocimiento.
• Las patentes permiten al receptor de una
tecnología ver claramente descrito y explicado lo que está recibiendo.
LA PATENTE, GARANTÍA EN LA NEGOCIACIÓN
La Facultad de Odontología de una Universidad latinoamericana ha desarrollado
un dentífrico que permite ver la placa
bacteriana.
Este avance permite al usuario limpiar
mejor la placa bacteriana previniendo enfermedades como la caries. Se consigue
a base de un componente usual en una
fruta extendida en el país.
Se han iniciado negociaciones con una
multinacional del sector para incorporarlo
a su gama de dentífricos. La Universidad
ha solicitado la patente para su invento.
De esta forma, ya no será posible que
alguien distinto a ella lo inscriba como
propio. Además, sin duda mejorará su posición negociadora con la multinacional.
c) Como base de interacción con terceros:
• Al identificar tanto al creador de la invención como a su propietario, las patentes
facilitan las negociaciones directas, sin
intermediarios.
• El sistema de licencias de patente está suficientemente experimentado y desarrollado.
INFORMACIÓN
INTERACCIÓN
PROTECCIÓN
#12
#13
Interesa destacar que mediante el análisis de
patentes y de otras fuentes de información (tales
como publicaciones científicas, noticias, tesis
doctorales, normativa, estudios de mercado,
etc.), se podrá detectar la existencia de otras
patentes y derechos de propiedad intelectual
de terceros que podrían suponer bien un problema para la explotación comercial del proyecto o
bien, por contra, una oportunidad de adquirir un
conocimiento útil para el proyecto a través del
correspondiente acuerdo de licencia.
Para evitar el riesgo de fugas de conocimiento en el seno de nuestra organización
que puedan comprometer nuestra aportación al proyecto de innovación abierta,
también es aconsejable incluir en dichos
contratos cláusulas de confidencialidad,
no concurrencia y no competencia postcontractual.
Pregunta 2. ¿Quién es el dueño o titular del
conocimiento que posee mi empresa?
Por último, es necesario indicar que los riesgos
asociados a posibles conflictos de titularidad
pueden controlarse aplicando un sistema de
gestión del conocimiento en la organización
que permita su puntual identificación, clasificación, documentación y protección.
Y es que, si bien existen supuestos como el de
las invenciones patentadas o el software, en
los que la ley reconoce a favor de la organización la titularidad sobre los resultados del
trabajo realizado por los empleados o por los
subcontratados, existen otros tipos de conocimiento sobre los que nada dice la ley, como
por ejemplo el know-how mencionado más
arriba. Dado el carácter abierto y dinámico
del know-how, es preciso analizar, en cada
caso concreto, si el correspondiente conjunto de conocimientos puede ser efectivamente
protegido, y, en caso afirmativo, cuál es la
mejor herramienta de protección de la propiedad intelectual de entre las documentadas en
la primera parte de la Guía (apartado 4).
Al hilo de esta cuestión, debemos preguntarnos si ese tipo de conocimiento (el know-how)
también está suficientemente protegido en
el seno de nuestra organización y si los empleados (y, en general, todos cuantos puedan
tener acceso a información confidencial valiosa) lo tratan de un modo adecuado para
evitar el riesgo de una posible fuga.
#14
Pregunta 3. ¿El conocimiento de mi empresa
es realmente novedoso? ¿Infringe derechos
de propiedad intelectual de terceros?
Para conocer si el conocimiento que se pretende aportar al proyecto de innovación abierta (conocimiento preexistente) es realmente
novedoso y original, previamente debemos
utilizar distintas herramientas de información
(p.ej., bases de datos de patentes, publicaciones científicas, etc.) que nos permitan analizar
lo que se llama el “estado del arte” o “antecedentes”.
Esto será crucial para decidir si es conveniente, o no, proteger el conocimiento propio mediante derechos de propiedad intelectual. En
cualquier caso, como sabemos, esa protección
debería llevarse a cabo antes de abordar el
proyecto de innovación abierta.
EJEMPLO PRÁCTICO
La PYME A participa en un proyecto de innovación abierta junto con la multinacional B
y el fabricante local C.
La PYME A va a aportar un conocimiento sobre
determinado material aplicable al sector de
calzado deportivo. El resultado podría ser una
nueva zapatilla más resistente que ofrecería
mejores prestaciones a deportistas de alto
rendimiento.
La PYME A, para conocer si dicha aplicación es realmente innovadora, encargó a
Además de la novedad, tendremos que analizar también si dicho conocimiento que presumimos legítimo infringe algún derecho de propiedad intelectual de un tercero. Es el llamado
“análisis de infracción”.
De no hacerse este análisis con carácter previo,
podemos incurrir en responsabilidades frente a
los demás socios ya que tal infracción podría
comprometer la explotación comercial del
resultado del proyecto de innovación abierta.
Dicho análisis de infracción deberá hacerse
además en relación a aquellos mercados y territorios donde tengamos previsto desarrollar,
producir y/o comercializar la nueva solución
resultante del proyecto.
su asesor un estudio sobre el “estado del
arte”. Como el estudio confirmó la novedad
de la invención, la PYME decidió protegerla
mediante patente antes de aportar el conocimiento.
Esta patente garantizará a los socios que
ningún competidor ajeno al proyecto pueda
lanzar una zapatilla similar y que, por tanto,
la nueva zapatilla resultante del proyecto
será un producto único en el mercado.
RECOMENDACIÓN
Analizar previamente si el conocimiento
que se desea aportar al proyecto de innovación abierta es novedoso y, además, si
infringe derechos de propiedad intelectual de terceros.
En cualquier caso conviene recordar lo siguiente: teniendo en cuenta que, como ya recordábamos, una innovación es todo cambio basado en
el conocimiento que genera valor en un cierto
mercado, puede haber conocimiento novedoso
y en consecuencia, protegible por alguno de
los herramientas de protección de la propiedad intelectual descritas en la primera parte
de la Guía (apartado 4) que, sin embargo, no
se pueda calificar de innovador por no haber
alcanzado el mercado. Tal sería el caso, por
ejemplo, de un nuevo diseño (esté protegido o
#15
no) que no ha llegado a ser explotado, o de una
tesis doctoral que no nace con la vocación de
contribuir al desarrollo de un producto o de un
servicio en un mercado, o incluso de una patente (un conocimiento novedoso ya protegido
legalmente) que no ha llegado a ser explotada.
Pregunta 4. ¿Está protegido el conocimiento
de mi empresa mediante derechos de propiedad intelectual?
En su momento ya advertíamos sobre los riesgos
de afrontar un proyecto de innovación abierta
empleando una estrategia “demasiado desprotegida” y concluíamos que, en realidad, la
protección previa del conocimiento propio mediante alguna de las modalidades de derechos
de propiedad intelectual existentes vistos en la
parte primera de la Guía (apartado 4), lejos de
chocar con el espíritu que rige las relaciones de
colaboración en entornos de innovación abierta,
es una medida fundamental para poder lograr
un peso específico en la negociación.
Los derechos de propiedad intelectual sobre
nuestro conocimiento es lo que verdaderamente despertará el interés de los restantes socios
del proyecto, ya que, en definitiva, es lo que les
brinda seguridad y les permite explotar dicho
conocimiento de un modo pacífico y legal.
“
Los derechos de propiedad intelectual constituyen la clave de
cualquier posible colaboración
surgida en un entorno de innovación abierta.
#16
Pregunta 5. ¿Existe y se aplica una política de
confidencialidad en nuestra organización?
EJEMPLO PRÁCTICO
Una política de confidencialidad es imprescindible para proteger la información relevante
que cada socio piensa suministrar al resto.
La PYME A participa en un proyecto de innovación abierta junto con la universidad B y
el centro de investigación C.
de aportar el know-how, que de hecho ya
había sido revelado por el ingeniero a otros
profesionales del sector.
La política de confidencialidad es una herramienta complementaria de protección con
respecto a la de las patentes, diseños, marcas, software, etc. propiedad del socio aportante, y, asimismo, constituye una herramienta para proteger de manera complementaria
otros conocimientos tales como el know-how.
La PYME A sufrió la marcha repentina de uno
de sus ingenieros, el cual había tenido acceso
al know-how que A iba a aportar al proyecto.
Una política de confidencialidad y no divulgación nos ayudará a evitar este tipo de
situaciones.
“
Es preciso que nuestra empresa
disponga de una política de confidencialidad clara que le permita
proteger aquella información que,
en la medida en que le aporta una
ventaja competitiva, haya decidido
mantener reservada.
La política de confidencialidad es especialmente útil en las relaciones de colaboración
surgidas en contextos de innovación abierta,
pues en ellas el riesgo de fuga de información
y pérdida de derechos sobre el conocimiento
propio aumenta notablemente. Dicha política
de confidencialidad no sólo es necesaria en
nuestro ámbito interno sino, también, en el de
nuestras relaciones con clientes, proveedores,
etc.
El contrato de trabajo de ese ingeniero no
incluía un compromiso de confidencialidad,
por lo que la PYME A perdió toda posibilidad
Una vez advertida la conveniencia de aplicar
una política de confidencialidad en nuestra
organización debemos preguntarnos también
por el tipo de información que esa política nos
ayudará a proteger. En otras palabras:
¿Qué debemos entender por información confidencial en un contexto de innovación abierta?
Información confidencial es toda información
que, debido a su naturaleza, no puede ser revelada a terceros y que, en consecuencia, no
es pública (entendiendo por pública aquella
información que puede ser utilizada libremente
y a la que cualquiera puede tener acceso sin
restricciones).
Normalmente, este tipo de información es fundamental para las PYMES, pues éstas siempre
tienen información sensible que puede interesar a sus competidores. Por ello las PYMES
deben esforzarse en que dicha información únicamente sea accesible a personal autorizado
y bajo un sistema de control de uso, y deben
adoptar las medidas técnicas y legales que correspondan para mantener dicha información
en “secreto”. Esto es especialmente importante
en procesos de innovación abierta ya que en
ellos es más probable que las empresas intercambien y compartan, por definición, información confidencial. Por ello, los titulares de esa
información tendrán que transmitirla estableciendo unas determinadas condiciones de uso.
Así, es recomendable que se firmen acuerdos
recíprocos de confidencialidad que regulen
la divulgación y uso de esa información reservada.
En paralelo, la PYME deberá adoptar internamente todas aquellas medidas legales que le
permitan proteger la información confidencial
dentro de su propio entorno. Así, la PYME deberá tener en cuenta que, puesto que sus propietarios, directivos y trabajadores tendrán con
frecuencia acceso a información confidencial,
será necesario incluir en sus contratos una
cláusula que proteja esa información.
#17
Asimismo, la PYME deberá adoptar otra serie
de medidas internas, como por ejemplo las siguientes:
• Marcar la documentación con la palabra
“confidencial”.
• Asignar contraseñas en los equipos informáticos.
• Realizar copias de seguridad de los documentos.
• Catalogar, archivar y destruir documentos.
• Limitar el acceso a la información confidencial.
• Establecer una política de uso del correo
electrónico y del resto de medios de comunicación disponibles dentro de la empresa.
Pregunta 6. ¿Están en vigor los derechos de
propiedad intelectual sobre el conocimiento
de la PYME?
La falta de vigencia de los distintos derechos de
propiedad intelectual conllevará que el conocimiento de la PYME deje de estar protegido. Esa
falta de vigencia podría ocurrir por alguna de
las siguientes causas:
a. Caducidad. Nuestros derechos de propiedad intelectual se han terminado por haberse cumplido el cómputo de tiempo para
el cual fueron concedidos (como se recordará de lo indicado en la primera parte de
la Guía, ese tiempo difiere en función de la
modalidad elegida de protección; a su vez,
ese tiempo podría variar de un país a otro,
según lo que establezcan las respectivas
leyes nacionales).
#18
b. Vencimiento anticipado por impago de
tasas. Este supuesto en principio sólo
afecta a los derechos de propiedad intelectual que nacen y comienzan a desplegar
sus efectos a partir del registro ante las
autoridades de cada estado y que, asimismo, están sujetos al pago de tasas anuales de mantenimiento. Ese es el caso de
algunas de las herramientas del apartado
4.1: las patentes, los modelos de utilidad,
las marcas, los nombres comerciales, los
diseños industriales, los productos semiconductores y las obtenciones vegetales.
Así, todos esos derechos están expuestos a
perder su vigencia anticipadamente si los
titulares no abonan dichas tasas anuales
dentro del plazo establecido al efecto.
Recordemos que, por el contrario, existen
otra serie de derechos de propiedad intelectual cuyo nacimiento no resulta de un
registro público. Así:
• Por un lado existen los derechos de
propiedad intelectual que se producen en el mismo momento de la
creación del correspondiente activo
de conocimiento: son los derechos
de autor (ver apartado 4.1.10) sobre, por ejemplo, un software, un
plano, un manual, etc.
• Por otro lado existen los derechos de
propiedad intelectual que nacen de la
herramienta de protección llamada
secreto empresarial (ver apartado
4.1.6). Por su propia naturaleza, los
secretos empresariales son privados
y no pasan por un registro público.
c. Nulidad. Este supuesto se produciría en
los casos en los que una autoridad administrativa o judicial declarara que los
derechos de propiedad intelectual de la
PYME infringen derechos anteriores de
otros, o no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.
d. Extinción. Este supuesto se produciría por
causas tales como la revelación del secreto empresarial.
Para evitar el riesgo de que los derechos
de propiedad intelectual de la PYME
pierdan su vigencia se recomienda disponer de un sistema interno de gestión,
seguimiento y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.
Pregunta 7. ¿Mi empresa tiene claros la finalidad, límites y condiciones bajo las que
le interesa compartir su conocimiento?
En un contexto de innovación abierta, el objeto
de la colaboración (con frecuencia, desarrollar
o mejorar un producto o una solución) va a
depender del conocimiento aportado por cada
socio y de la forma en que dicho conocimiento pueda ser usado o explotado por el resto de
socios.
Por ello, resulta imprescindible que la PYME
defina las mutuas expectativas en el proyecto
y fije expresamente (en el acuerdo de confidencialidad y también en el posterior contrato) las condiciones y los límites bajo las
que va a dar acceso a su conocimiento. De no
hacerlo así, corre el riesgo de permitir un uso
más amplio del que pudiera interesarle o de
dejar la cuestión a expensas de las condiciones menos favorables que puedan establecer
las respectivas leyes de cada país.
En cualquier caso, la falta de vigencia de los
derechos de propiedad intelectual, sea cual
sea su causa, podrá motivar que los socios del
proyecto de innovación abierta se sientan inseguros al no poder disponer de derechos que les
permitan usar o explotar en exclusiva el conocimiento aportado ni impedir que otros lo usen
o exploten.
#19
“
“Así, por ejemplo, hay leyes que
disponen que, en defecto de pacto
expreso, la cesión de derechos de
autor se entenderá realizada por
una duración máxima de 5 años,
limitada al ámbito geográfico del
país en que se realiza y en régimen
de no exclusiva.
Así pues, no se trata de compartir el conocimiento propio de un modo absoluto, sino de
ponerlo en común para un fin concreto y de
permitir su uso bajo determinados límites y
condiciones. Y todo ello con el objeto de poder
alcanzar los objetivos fijados de mutuo acuerdo por los participantes en el proyecto sin renunciar a los propios intereses.
Pregunta 8. ¿Tiene claro mi empresa el valor
de lo que va a aportar y lo que espera obtener del proyecto de innovación abierta?
Es preciso definir previamente el objetivo que
persigue la empresa. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el objetivo se
traducirá, básicamente, en adquirir derechos
para poder explotar comercialmente la nueva
solución desarrollada en el proyecto.
Por ello, antes de considerar lo que la empresa puede pedir a cambio, deberá estimar
el posible valor (en términos económicos de
mercado) del conocimiento que tiene previsto
aportar. Es decir…
“
Es importante que mi empresa valore sus aportaciones.
#20
Cierto dicho clásico afirma que “nadie da lo
que no tiene”...
Desde un punto de vista de propiedad intelectual, podemos traducir esa afirmación recordando que la PYME no podrá aportar de forma
segura los recursos de conocimiento de que
disponga si, previamente, no los ha protegido
mediante las correspondientes herramientas
de protección de la propiedad intelectual.
Así, estrictamente hablando, si la PYME no ha
aplicado antes esas herramientas a su conocimiento no podrá decir que ese conocimiento
forma parte de su patrimonio de activos intangibles. Por tanto, la PYME ni poseerá el correspondiente derecho de propiedad intelectual ni
podrá aportar al proyecto esos activos.
Así, los derechos de propiedad intelectual
son fundamentales como base para construir
relaciones efectivas de colaboración.
“
Sólo si esa protección de la propiedad intelectual ha tenido lugar existen los correspondientes derechos y
tiene sentido plantearse la valoración de éstos.
Conocimiento
Protección
La valoración de los derechos de propiedad intelectual cumple varias funciones. La principal
es estimar el posible valor económico de los
derechos de propiedad intelectual que vamos a
poner a disposición de los demás socios en el
proyecto. También resulta útil a los efectos de
poder contabilizar este tipo de activos intangibles, lo que sin duda ofrecería una mejor imagen de solvencia de nuestra empresa frente a
los demás socios (o incluso frente a posibles
inversores).
Asimismo, la estimación económica de los derechos de propiedad intelectual sobre nuestro
conocimiento puede resultar también de gran
utilidad a la hora de obtener financiación.
En este sentido, la propia ley reconoce la posibilidad de poder ofrecer como aval derechos
de propiedad intelectual tales como patentes,
marcas, derechos de autor, etc. en garantía de
operaciones crediticias.
EL CASO DE DAVID BOWIE
En 1997 este cantante emitió títulos garantizados con los futuros derechos de
autor relativos a los discos que lanzaría al
mercado en los siguientes años. A cambio,
obtuvo en ese mismo momento un préstamo de 55 millones de dólares que tiempo
después devolvió con creces gracias al
éxito de ventas logrado con sus posteriores trabajos.
Existen diversos enfoques y métodos para poder valorar nuestros derechos de propiedad
intelectual. Entre ellos podemos destacar brevemente los siguientes:
Enfoque de costes: el valor del activo equivale al coste de su creación o de su compra.
Enfoque de mercado: el valor del activo
se determina conforme a transacciones
conocidas y comparables.
Enfoque de ingresos: el valor del activo
se determina conforme a sus potenciales
beneficios económicos.
Estimar el valor de lo que aportamos va a
permitirnos reforzar nuestra posición negociadora, determinar nuestras propias expectativas y conectar también con las expectativas
de los demás socios (así, por ejemplo, en ese
momento podremos ser conscientes de que el
conocimiento que aportamos es verdaderamente útil y valioso para dichos socios).
Derecho
Valoración
Activo Intangible
#21
Pregunta 9. ¿Dispone mi empresa de documentación técnica, financiera o de otro tipo que
pueda sustentar el valor de su conocimiento?
Pregunta 10. ¿He aportado a mis socios información reservada sin haber firmado previamente
con ellos un acuerdo de confidencialidad?
Al hilo de lo comentado en el punto anterior,
la presentación de documentación será importante durante la fase de negociación para que
los demás socios puedan comprobar el valor
que hemos asignado a nuestro conocimiento.
Como se ha indicado, en su relación con organizaciones exteriores a ella una PYME debe concretar su política general de confidencialidad
mediante los acuerdos de confidencialidad.
“
Es importante documentar el valor de lo aportado.
Disponer de ese tipo de documentación también
resulta imprescindible para acreditar la existencia de ciertos derechos de propiedad intelectual como los secretos empresariales. En efecto,
y según se ha explicado anteriormente, el objeto
de tales derechos debe ser algo determinado (en
el sentido de hallarse recogido en un soporte físico: documentos, planos, DVDs, prototipos, etc.).
Cualquiera que sea el tipo de documentación
que nuestra empresa tenga previsto facilitar a
los socios, es recomendable incluir en ella una
reseña de nuestro copyright, del modo siguiente:
© Nuestra organización. Año.
Si el contenido de tal documentación reviste
carácter confidencial, deberá incluirse en ella el
sello “Confidencial” además del ©.
En lo que tiene que ver con el acuerdo de confidencialidad, es aconsejable que en él exista
una cláusula por la que se obligue a devolver
la documentación en caso de que el acuerdo no
llegara a prosperar.
10.1.2 El acuerdo de confidencialidad
En este tipo de acuerdos suelen establecerse
todas aquellas estipulaciones que tienen que
ver con la particularidad de la información que
se va a transmitir y con el objeto para el cual
se está divulgando.
Así, estos acuerdos deberán contemplar, al
menos, los siguientes puntos:
• Qué se entiende por información confidencial y quién es su titular.
• Para qué se facilita la información (objeto).
• Medios que cada una de las partes (en
caso de reciprocidad) o la parte que divulga pone a disposición de la otra parte.
• Obligación de confidencialidad y secreto.
EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
¿Cuándo debe firmarse? Necesariamente
antes de iniciar conversaciones.
¿Qué pretende evitar? La pérdida de derechos de propiedad intelectual sobre el
conocimiento que se va a aportar.
El acuerdo de confidencialidad constituye una
herramienta de gran utilidad para la PYME en
entornos de innovación abierta, ya que le permite proteger su conocimiento durante las
diferentes fases que conducen a la colaboración (preparación, negociación y ejecución).
No obstante… ¿Qué tipo de información puede
suministrar la PYME si todavía no ha firmado el
acuerdo de confidencialidad? En ese caso la empresa deberá limitarse a suministrar un tipo de
información más superficial basada fundamentalmente en los beneficios que ofrece su aportación e indicando el problema que resuelve, pero
sin dar detalles relativos a la manera en que lo
hace o a su novedad. Así, la revelación de la novedad puede impedir a la PYME obtener un eventual
derecho de propiedad intelectual (p.ej., una patente): como es sabido, para patentar se requiere
que la invención sea nueva en el ámbito mundial
(y no lo será si previamente ya se ha revelado).
• Obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar que la información
se pueda mantener en secreto.
• Obligación de devolver la información a la
finalización de la relación contractual.
• Consecuencias legales de la no observancia de lo establecido en el acuerdo.
Redactado en estos términos, sería signo de
alarma que la otra parte se negara a firmar el
acuerdo de confidencialidad.
#22
#23
Por otra parte, y puesto que es necesario
negociar pensando en el contrato final, la
premisa de la necesidad de un contrato rige
también en la innovación abierta.
10.2 FASE DE NEGOCIACIÓN
Preparación
Negociación
Contrato
Una vez se han analizado una a una las cuestiones relativas a la fase de preparación del
proyecto de innovación abierta, los socios se
encuentran ya listos para sentarse a negociar
los detalles de dicho proyecto. Se trata de la
fase de negociación…
En la negociación se trata de abordar el proceso de aproximación hacia otros posibles socios,
para obtener mutuo beneficio, llevando con nosotros la propiedad intelectual con la que ya
cuenta nuestra empresa. De ahí que, como
indicábamos anteriormente, sea necesario que
la PYME mire antes dentro y fuera de su organización, analice con qué activos intangibles
cuenta y cómo puede protegerlos y, finalmente,
proteja los de mayor interés.
“
Analiza bien y protege tus activos
intangibles clave antes de plantearlos en la negociación.
Optar por la innovación abierta no es sinónimo
de ingenuidad. Hemos de dar valor a nuestra
aportación. Por eso, el proceso de compartir en
innovación abierta comienza en la negociación.
#24
INNOVACIÓN =
INGENUIDAD
ABIERTA
A continuación, vamos a trasladar algunas
recomendaciones previas a la fase de negociación, si bien todas ellas también podrían
ser aplicables en la fase anterior (fase de
preparación) y posterior (fase de contrato).
10.2.1 Recomendaciones previas a la
fase de negociación
Recomendación 1. Confiar en las
posibilidades de nuestra aportación
En varias ocasiones se ha aludido a los diferentes medios existentes para la protección
del conocimiento propio (como se recordará,
todos ellos se explican en el apartado 4).
Asimismo, también se ha insistido en que,
en algunas ocasiones, el medio de protección
más recomendable es el secreto empresarial
(ver apartado 4.1.6), no solo para evitar gastos sino, también, para el caso en que no se
disponga de capacidad económica para hacer
valer otros derechos de propiedad intelectual
(p.ej., una patente) defendiéndola o, incluso,
pleiteando.
Vimos también cómo en las empresas se suelen desechar ideas o proyectos que, desde una
perspectiva de innovación abierta, son perfectamente aprovechables (con frecuencia lejos
del sector originario). Todo lo anterior da a las
PYMES la oportunidad de expandir sus creaciones y conocimientos fuera de su sector de
actividad. Además, esas posibilidades de expansión cobran especial sentido si se recuerda
que, en un entorno de innovación abierta, se
multiplican las interacciones entre agentes.
EJEMPLO REAL
Una PYME del sector de construcción civil
está interesada en unas fibras utilizadas
como aislante acústico en la fabricación
de motores de aviación. Así, pretende
emplearlas en el aislamiento acústico de
edificaciones generadoras de ruido (talleres, discotecas…).
EJEMPLO REAL
Tecnología aeronáutica en el sector vitivinícola. Un fabricante de cava español
recurre a la Agencia Espacial Europea
(ESA) para solucionar un problema relacionado con la monitorización del proceso
de fermentación de la levadura.
Inicialmente, la empresa investigó a fondo entre las firmas de su propio sector en
busca de una posible solución, pero no
obtuvo resultados.
Gracias a la colaboración mantenida
con la ESA, la empresa pudo finalmente
sustituir su anterior sistema manual de
recogida y evaluación de muestras por
otro más avanzado consistente en un dispositivo tecnológico capaz de monitorizar
en tiempo real las levaduras empleadas
en el proceso de fermentación.
No obstante, es bastante común que cuando
una PYME negocia con una empresa de mayor
envergadura se sienta apocada. Sin embargo,
no debe ser así. En primer lugar, porque ambas buscan el mutuo beneficio y en segundo
lugar, porque las PYMES pueden aportar a las
grandes empresas elementos que éstas aprecian. Por todo ello, los activos intangibles ya
protegidos con los que cuente nuestra empresa le otorgarán una mayor fuerza y un mayor
potencial negociador. En definitiva, una más
sólida posición.
#25
EJEMPLO REAL
Una pequeña empresa israelí fundada
cinco años antes y liderada por un joven
recién licenciado de su servicio militar,
donde estuvo destinado en una unidad
tecnológica, tuvo la oportunidad de presentar a la dirección de una empresa
líder mundial en sistemas de pago el desarrollo de una metodología de seguridad
para la prevención del fraude en Internet.
Después de que esta gran empresa llegó
a conocer qué se estaba desarrollando en
el entorno (para lo cual llevó a cabo actividades de inteligencia tecnológica), sometió a dicha metodología a una prueba
comparativa de análisis de transacciones ya verificadas por ella. El resultado
EJEMPLO PRÁCTICO
fue sorprendente tanto por los mejores
resultados como por el tiempo empleado
en lograrlos.
La relación, comenzada casi por cortesía,
culminó en un acuerdo mutuamente beneficioso para ambas empresas. La PYME
dio una lección a la líder y mostró que
ambas empresas se necesitaban. La gran
empresa líder tuvo la visión, la estrategia
y la inteligente humildad de descubrir lo
que le podía ofrecer una PYME.
(Ejemplo citado por D. Senor y S. Singer
en “Start up Nation. La historia del milagro económico de Israel”. Capítulo I)
Cuanto mejor prepara una PYME la fase de
negociación más posible es que pueda negociar en condiciones de igualdad con una
gran empresa.
Recomendación 2. Huir de los tópicos
Constituye un tópico muy extendido que la
innovación debe ser intensiva en tecnología
o que, en todo caso, debe ser tecnológica.
La innovación puede ser (y de hecho lo es
en muchas ocasiones) organizativa o de otra
índole (comercial, logística, de modelo de negocio…) y puede estar alejada de la tecnología. Además, también puede estar presente
en pequeñas cosas.
#26
En varias cadenas de café se encuentran a
disposición del público unos pequeños cartones protectores que, colocados alrededor
de los vasos, impiden que el calor del café
recién servido en su interior cause quemaduras en las manos de los clientes. Se trata
de algo muy sencillo. Sin embargo está patentado (patente USA5.205.773).
Lo usan varias cadenas de café, lo que implica que el titular de la patente la ha licenciado a todas ellas. Sin embargo se trata de
una invención no intensiva en tecnología.
No hacen falta grandes inversiones, ni grandes ensayos, ni grandes laboratorios… Basta
con tener una idea que resuelva un problema
de manera sencilla y con ponerla en práctica.
Después se puede negociar incluso con grandes empresas.
Otro de los tópicos que es preciso desmontar
es que proteger y patentar son sinónimos. No lo
son. Así, la patente es una vía de protección,
pero no la única (ver apartado 4). Es posible
no patentar, pero desde luego es desaconsejable no protegerse, sobre todo cuando se va
a compartir.
#27
Recomendación 3. Negociar pensando en
el contrato
Después de la fase de negociación habrá de
establecerse un contrato entre las partes. Por
tanto, en la fase de negociación será preciso
pensar ya en el futuro contrato. He aquí algunas claves básicas:
• Los acuerdos y contratos son necesarios para prevenir y controlar posibles
riesgos. Por tanto, es falsa la idea de
que sin contratos hay mayor libertad de
actuación.
• Dado que en la negociación pueden estar
involucrados varios aspectos (tecnologías, estrategias de empresa, legislación
aplicable, otros temas legales, aspectos
fiscales y tributarios, elementos financieros, etc.), el equipo negociador ha de
ser multidisciplinar. Estas personas han
de estar coordinadas entre sí de modo
que no se contraigan compromisos o se
planteen cosas nuevas sin que los miembros del equipo los conozcan.
• Es preciso tener presente que todos
aquellos aspectos habrán de figurar en el
contrato, y que todos los que éste haya de
contener, incluidos los que han de figurar
por imperativo legal, han de ser conocidos.
• Un error común es poner las negociaciones en manos sólo de los abogados. Debe
estar presente también quien mejor
conoce el producto o servicio e, igualmente, quien represente los intereses estratégicos de la empresa y tenga claros
los elementos económicos del acuerdo
(montantes, contraprestaciones no dinerarias, plazos, amortizaciones, etc.).
#28
En todo caso debe existir alguien como
negociador principal con poder decisorio.
• Cualquier punto ha debido ser discutido
y acordado antes del acto de la firma.
Así, el acto de la firma del contrato no
es momento para negociar ni para volver
sobre cuestiones ya debatidas previamente. Por otra parte, el contrato no es
un “arma arrojadiza” que se presenta a
la otra parte, sin una previa negociación.
EJEMPLO REAL
Una empresa presentó a otra un modelo
de contrato leonino sin haber establecido antes una negociación. Le “arrojó” el
contrato para intimidarle con sus condiciones unilaterales.
La relación no empezó bien...
• Obligaciones de quien licencia (licenciante):
- Suministrar toda la tecnología necesaria incluidos planos, ensayos…
- Suministrar asistencia técnica durante
un tiempo a pactar.
- Asegurar la vigencia de las patentes u
otros títulos de propiedad intelectual.
• Obligaciones de quien recibe la licencia
(licenciatario):
- Poner los medios para una eficaz fabricación y/o comercialización.
- Admitir la fiscalización y control razonables por parte del licenciante.
- Utilización de las marcas del licenciante si se exige en el contrato.
- Cumplir con las contraprestaciones
pactadas.
• Modificaciones y perfeccionamientos:
- Obligación de informarse mutuamente.
Recomendación 4. Establecer objetivos y
plazos
• Aspectos económicos (pagos, plazos, royalties, intercambios, valoración…).
Es necesario establecer por escrito, a modo
de guión interno, objetivos máximos y mínimos para la negociación en su conjunto y,
también, para cada una de las cuestiones
que hayan de debatirse.
• Confidencialidad. Tanto si se llega al
acuerdo como si no.
Un documento de negociación debe contener
unas bases de entendimiento que den respuesta a diferentes cuestiones:
• Identificación de las partes y representación que tienen (poder, autorización…)
para alcanzar el compromiso de cada uno
de ellos.
• Materia objeto de licencia, es decir, lo que
vamos a permitir que otro utilice, incluyendo plazo y ámbito territorial de la misma.
• Responsabilidades por incumplimiento.
• Legislación y jurisdicción aplicable para
interpretación y para conflictos.
• Aplicación de sistemas alternativos de
resolución de disputas (ADR): Mediación
y Arbitraje.
Recomendación 5. Fijar un tiempo para
negociar
Ambas partes deben ponerse un plazo para
concluir las negociaciones, pues la experiencia indica que los procesos demasiado largos
no suelen conducir al éxito.
Una vez alcanzado un acuerdo sobre un punto fundamental es necesario anotarlo. En
una negociación prolongada hay que tomar
nota de los acuerdos provisionales alcanzados.
En este sentido es imprescindible tener la
disciplina suficiente para evitar volver a discutir sobre temas que ya se han debatido y
cerrado.
Como ya se ha comentado, la fase preparatoria es la más importante, ya que en ella se
establecen las bases del acuerdo tras haber
reflexionado internamente acerca de la oportunidad y las ventajas que reporta.
Recomendación 6. Compromiso de no
negociar con terceros
El compromiso de no iniciar negociaciones
con terceros sobre la misma materia debe
establecerse también por escrito. Debe mantenerse una fidelidad en las negociaciones.
No debe admitirse como condición previa que
una de las partes impida a la otra iniciar o
continuar los trámites de protección vía registros de propiedad intelectual.
• Tiempo estimado de las negociaciones y
posible ampliación.
#29
10.2.2 La negociación propiamente dicha
EJEMPLO REAL
Una PYME de ingeniería desarrolló una invención y comenzó negociaciones con una
gran empresa. Se le quiso imponer como
condición previa que no patentara su invención, “que después ya hablarían…”
acerca de su invento, de cómo lo habían
logrado, etc.
La PYME, debidamente asesorada, protegió
su invención mediante una patente y mejoró notablemente su posición negociadora.
Entretanto la gran empresa le va haciendo una serie de preguntas indiscretas
Recomendación 7. Informar acerca de
cualquier posible conflicto sobre propiedad
intelectual existente o posible
La otra parte debe estar informada acerca
de si existe alguna pendencia sobre el conocimiento que se va a transferir, sea judicial,
administrativa e, incluso, una mera reclamación informal. Se trata de cumplir con una
obligación de lealtad en la negociación por
una parte pero, por otra, con la necesidad
legal de suministrar toda información relevante. Y ésta lo es.
Lo importante del siguiente ejemplo práctico
estriba en que es siempre necesario informar. Después ambas partes, conociendo la
verdadera naturaleza del problema, actuarán
en consecuencia, pero en todo caso con información veraz por delante.
#30
EJEMPLO PRÁCTICO
Una PYME española está a punto de
comercializar un determinado producto novedoso y de cerrar un acuerdo de
transferencia de tecnología con una
gran empresa latinoamericana. En ese
momento la PYME recibe un mero fax
(con un contenido bastante impropio e
incluso cercano al insulto) en el que, de
fondo, se manifiesta un malestar, ya que
se dice que la PYME se ha apropiado de
tecnología. No es cierto. Hay pruebas de
que la actuación de la PYME ha estado
siempre dentro de la legalidad y de las
buenas prácticas.
La PYME decide suspender cualquier relación con la empresa latinoamericana
hasta resolver el tema. Tal vez hubiera
bastado con que ésta última fuera informada por la PYME.
Es probable que desde el punto de vista empresarial una de las organizaciones sea más
potente que la otra (por facturación, beneficios, mercados, tecnología, músculo financiero, tamaño…). Sin embargo ello no quiere
decir que la menos potente deba iniciar la
negociación con temor ni en desventaja. Sin
duda, cuando se ha establecido un proceso
negociador es porque ambas organizaciones
se necesitan.
La negociación del acuerdo debe contemplarse
como un todo. Así, es posible que en alguno de
los puntos sobre los que nos hemos marcado un
objetivo mínimo éste no se alcance por completo.
No debe importarnos si obtenemos una ventaja
por encima de lo esperado en otro u otros de
los puntos. Es posible, además, que podamos
ceder en aspectos que para nosotros no tienen
demasiado valor, pero que sin embargo nuestro
interlocutor valora sobremanera. Igualmente
puede ocurrir al contrario. En cualquier caso el
acuerdo, examinado en su conjunto, debe ser
satisfactorio para ambas partes.
PLANTEAMIENTO DE MUTUO BENEFICIO
El mutuo beneficio es el planteamiento
clave en una negociación de innovación
abierta. Por cada cesión a la otra parte
se debe recibir una contraprestación medible. No ha de ser necesariamente pecuniaria. Puede consistir en prescripción
ante otras empresas, en trato de cliente
preferente, en exclusivas de productos o
de servicios…
Es preciso insistir en el carácter mutuamente beneficioso del acuerdo. En caso de que se
perciba que puede no ser así, quizá lo más beneficioso para ambas partes sea no concluirlo.
En la negociación propiamente dicha se analizan las ventajas de la cooperación, se examina
la documentación, se establecen los plazos, se
fijan territorios, se discuten valoraciones, se
analizan contraprestaciones, se dirimen diferencias, etc.
Puede ocurrir que en una negociación una
de las partes otorgue mucho valor a la garantía de un servicio de asistencia y que,
sin embargo, la prestación de tal servicio
constituya una nimiedad para quien ha de
prestarlo o no le suponga un sobrecoste significativo (p.ej., por disponer en la zona de
personal cercano, numeroso y cualificado).
Las propuestas a la otra parte deben llevar el
símbolo © (derecho de autor, o copyright; ver
apartado 4.1.10) como indicación de propiedad intelectual y reserva de todos los derechos, junto con una advertencia en el sentido de
que el contenido no va a ser utilizado por la otra
parte para fines distintos a los de su evaluación.
#31
A continuación, se propone un modelo de texto, con independencia de que pueda utilizarse
cualquier otro de similar significado:
Los contenidos que integran esta propuesta (entre otros: textos, planos, gráficos, imágenes, marcas, diseños, descripciones metodológicas, así como su
estructura y diseño) son titularidad de
LA PYME (o ésta está legitimada para su
uso), quedando terminantemente prohibida la modificación, explotación, reproducción, comunicación a terceros o
distribución, de la totalidad o parte de los
contenidos del presente documento, sin
el consentimiento expreso y por escrito
de LA PYME.
La información contenida tiene carácter
confidencial. Los receptores de la propuesta se comprometen a utilizar su contenido únicamente a efectos de estudio
y valoración de la misma, obligándose a
guardar confidencialidad y a no transmitir la información, ni reproducirla o divulgarla a terceros sin el previo consentimiento por escrito de la PYME.
Cuando nuestra PYME negocia es útil que disponga de los títulos de propiedad intelectual
a fin de que sean conocidos por la otra parte.
Esto le da seguridad de que al compartir no se
va a infringir derechos de propiedad intelectual de terceros. Además, le dota de una mayor
credibilidad y fiabilidad ante la otra parte.
#32
EJEMPLO PRÁCTICO
10.2.3 Preguntas clave desde diferentes
puntos de vista
Nos referimos a un supuesto real que
ha sido dado a conocer por la Organización Mundial de la propiedad intelectual
(OMPI, o WIPO en inglés) como ejemplo de
la importancia de la propiedad intelectual.
A continuación, trasladamos las preguntas
básicas desde cada uno de dichos puntos de
vista:
Se trata de la empresa SPL, que textualmente afirma que “hasta que no comenzamos a tomar parte en negociaciones
para la concesión de licencias no nos dimos cuenta de la importancia que tenía
para nuestra empresa la protección por
patente. De repente, todos los interesados nos tomaban en serio”.
• ¿Cuáles son los campos de uso de la tecnología (Pueden ser varios) y cuál es su
transferibilidad?
• ¿Cuál es su grado de innovación?
• ¿En qué grado de desarrollo nos encontramos? (puede ser aún embrionario o
necesitar perfeccionamiento).
• ¿Puede estar ya algo obsoleto?
• ¿Cuál es nuestro conocimiento acerca de
ensayos y contrastes?
• ¿Qué funcionalidad tiene?
• ¿Cuál es la capacidad de producción?
• ¿Es factible su comercialización? (Posibles barreras…).
• ¿Disponemos de informes tecnológicos de
la otra parte?
• ¿Cuáles son las alternativas tecnológicas
sustitutorias existentes y qué probabilidad de producirlas existe?
• ¿Cuál sería el coste de adaptación de la
tecnología?
• ¿Hemos establecido una vigilancia de
tecnologías ajenas?
• ¿Qué necesidades de asistencia técnica
serán precisas y cuál sería su coste?
En un proceso negociador será conveniente hacer un múltiple análisis tanto de aquello que
pondremos como de aquello que esperamos recibir. Asimismo, este análisis debería hacerse
desde cinco puntos de vista:
• Tecnológico
• De propiedad intelectual
• Económico
• Comercial
• Legal
Análisis tecnológico
Análisis de propiedad intelectual
• ¿Está solicitada o ya registrada?
• ¿Hemos hecho un examen de su recorrido?
(Informes, oposiciones, acciones oficiales,
reclamaciones durante y después de su
tramitación, etc.).
• ¿Hemos comprobado la vigencia de los títulos de propiedad intelectual? (Auditoría
de propiedad intelectual).
• ¿Cuál es su validez en años?
• ¿Conocemos bien el contenido de las reivindicaciones?
• ¿Cuál es el ámbito territorial de la solicitud o de la concesión?
• ¿Existe posibilidad de extensión internacional?
• ¿Tiene algún gravamen?
• ¿Está bien seleccionada la elección de figuras de protección alternativas?
• ¿Se ha hecho una revisión de las marcas
de los productos y servicios?
• ¿Hay algún litigio pendiente? (No necesariamente judicial).
• ¿Hay posibilidad de sometimiento a licencias obligatorias (ver apartado 4.1.1) por
no haber explotado un derecho de patente?
• ¿Hay posibilidad de licencias recíprocas?
• ¿Es posible una vigilancia de mercados
para detectar infracciones?
• ¿Cuáles serían las posibilidades de colaboración en caso de conflicto?
• ¿Conocemos la legislación específica de
propiedad intelectual en cada país?
#33
Análisis económico
• ¿Cuáles son los recursos económicos empleados?
• ¿Es posible una producción a precios
competitivos?
• ¿Cuál es el beneficio esperado?
• ¿Hemos llevado a cabo una labor de inteligencia competitiva?
• ¿Cuál es el tiempo de retorno de la inversión?
• ¿Hay capacidad económica para I+D o
para futuros desarrollos?
• ¿Hay capacidad económica para el mantenimiento y defensa de la propiedad intelectual?
• ¿Existe la posibilidad de obtener financiación con propiedad intelectual vía hipoteca u otros títulos jurídicos?
• ¿Hay una valoración de la propiedad intelectual puesta en el proyecto con proyección a futuro?
• ¿Hemos pensado en unas garantías de las
contraprestaciones?
• ¿Hemos llevado a cabo un estudio de
royalties que podemos obtener?
Análisis comercial
• ¿Cuál es la demanda existente o futura
del producto o servicio?
• ¿Cuál su coste de producción?
• ¿Cuáles son los requisitos de comercialización? (Homologaciones, permisos, regulaciones…).
• ¿Cuál es el volumen de mercado esperado?
• ¿Qué cuota de mercado que se espera alcanzar?
#34
• ¿Cuáles son los canales de comercialización?
• ¿Hemos concretado la obligación de explotación?
• ¿Tenemos fijadas las contraprestaciones?
• ¿Cuál es la capacidad comercial de la otra
parte?
• ¿Hemos verificado los informes comerciales?
• ¿Caben usos en más de un área?
Análisis legal
• ¿Existen acuerdos de confidencialidad?
(Internos y externos).
• ¿Está identificado el conocimiento preexistente de las partes?
• ¿Hemos hecho una revisión de cartas de intenciones y documentos precontractuales?
• ¿Hemos incluido un aviso legal (disclaimer)
de responsabilidad? (Indicando que lo que
la otra parte nos suministre lo hemos tomado o adquirido con apariencia de legitimidad y de buena fe, transmitiéndole la
responsabilidad sobre cualquier infracción,
insuficiencia, etc. que pudiera existir).
• ¿Hemos revisado la legitimación de los
contratantes y sus límites? (Poder o autorización para firmar el acuerdo).
• ¿Hemos contemplado la responsabilidad
por vicio oculto, por daño a los consumidores, por evicción (pérdida de un derecho en
virtud de sentencia por haber un derecho
anterior ajeno)…?
• ¿Hemos contemplado cláusulas laborales
en relación con la propiedad intelectual?
• ¿Se han pactado cesiones de derechos de
propiedad intelectual por parte de trabajadores, de subcontratados…?
• ¿Tenemos establecidos pactos de no concurrencia y de no competencia?
• ¿Cómo es el régimen de las licencias? (Actos permitidos, exclusiva o no, limitaciones…).
• ¿Vamos a inscribir el acuerdo en los correspondientes registros?
• ¿Quién y cómo se llevarán a cabo acciones
de defensa si son necesarias?
• ¿Conocemos la legislación de propiedad
intelectual y transferencia de tecnología
aplicable en cada país?
• ¿Tenemos presentes las normas aplicables
de derecho internacional?
• ¿Hemos elegido bien la legislación y jurisdicción aplicable?
• ¿Conocemos la legislación tributaria aplicable? (Ayudas, subvenciones…).
• ¿Hemos definido las condiciones de extinción del acuerdo?
• ¿Hemos contemplado métodos alternativos
de resolución de posibles conflictos alternativos a los judiciales (es decir, los llamados sistemas ADR, Alternative Dispute Resolution) tales como mediación y arbitraje?
10.2.4 Consejos adicionales para la negociación
Consejo 1. Reciprocidad
De igual modo que la hemos pedido debemos,
recíprocamente, comprometernos a guardar
confidencialidad y a cumplir con las mismas
responsabilidades y garantías que hemos solicitado.
En todo caso, tenemos que tener en cuenta
que el hecho de que se trate de innovación
abierta no disminuye los derechos de propiedad intelectual y las garantías sobre nuestro
conocimiento. En la innovación abierta simplemente decidimos ejercitar esos derechos y
garantías de otra forma.
De la misma manera en que alguien puede vender, alquilar, donar, establecer usufructo o compartir cualquier otro bien, en lo que tiene que ver
con la propiedad intelectual es preciso acreditar
la titularidad, transmitirla o compartirla sin cargas desconocidas para la otra parte, responder
de éstas si las hubiera, etc.
Consejo 2. Un contrato no es necesariamente
un documento muy formal
Como ya se ha indicado, el contrato es el documento final que resulta del proceso de negociación. En él va a quedar reflejado el acuerdo entre
los socios y se van a concretar sus mutuos compromisos, expectativas e intereses. Por tanto, el
contrato es necesario para prevenir y controlar
posibles riesgos. Pero eso no implica que el contrato deba ser un documento muy solemne.
#35
No obstante, siempre debe cuidarse la forma de
expresión escrita (teniendo en cuenta, por ejemplo, que en algunas legislaciones la presentación de una propuesta seguida de su aceptación
por la otra parte puede suponer haber concluido
un contrato).
Asimismo, convendrá indicar, cuando sea el
caso, que el escrito constituye un borrador para
estudio sujeto a aprobación por parte de la Dirección de la empresa.
Por otra parte, conviene recordar que es posible
que al menos parte de la negociación tenga lugar vía correo electrónico, videoconferencia, etc.
Estos medios, que podríamos calificar de informales, también pueden ser fuente de obligaciones y pueden servir para probar que ha existido
un acuerdo de voluntades.
Consejo 3. Evitar pactos de desventaja para
el futuro
En relación a la legislación y jurisdicción aplicables deben evitarse pactos de desventaja a la
hora de decidir dónde discutiríamos en caso de
tener algún desacuerdo.
Así, pleitear en algunas jurisdicciones es muy
caro y hacerlo en otras es peligroso por falta
de garantías y de seguridad jurídica. En otros
casos tal vez tengamos que aplicar un derecho
con el que no estamos familiarizados y en un
idioma que no es el nuestro. Habría que evitarlo
en la medida de lo posible.
Trataremos de ello más ampliamente en el capítulo dedicado a los conflictos y a la forma de
resolverlos (apartado 11).
#36
Consejo 4. Consultar a los expertos
Un proceso de innovación abierta no puede frustrarse por desconocimiento. Sería inexcusable.
Por eso, tras recopilar toda la información, y
previamente a tomar las decisiones que entendamos más oportunas, deberemos preguntar
a nuestro asesor legal. Esto es especialmente
interesante en lo relacionado con la propiedad intelectual y con sus aspectos derivados
(herramientas de protección de la propiedad
intelectual, valoración de activos intangibles,
inteligencia tecnológica, consultoría en derechos de propiedad intelectual, etc.).
Consejo 5. Dar forma jurídica a lo acordado
Una vez terminado el proceso de negociación
llega la fase de documentar los pactos. Para ello
es útil utilizar la lista de acuerdos provisionales
alcanzados que se ha ido elaborando a lo largo
de dicho proceso y escribirlos de forma clara.
Consejo 6. Ser claros en las cláusulas y pensar también en las traducciones
La mayoría de las legislaciones prevén que una
cláusula oscura nunca favorecerá a quien la
haya escrito.
Consejo 7. Estar seguros de que realmente
hemos alcanzado un pacto
Al término de la negociación debemos estar
bien seguros de que nos encontramos ante un
auténtico acuerdo y no ante un mero compromiso para seguir hablando y llegar así a un
acuerdo futuro.
Debe quedar claro que la negociación ha terminado, que entramos en fase de redacción
de los contratos y que, tras comprobar que
su contenido, incluido el que aparezca en las
posibles traducciones, se corresponde con el
acuerdo logrado, solo quedará pendiente su
firma y ejecución.
Para la redacción, revisión y firma es conveniente también fijar un plazo, pues la formalización de un acuerdo no debe demorarse una
vez alcanzado.
Por otra parte, también es obvio decir que la
firma de un acuerdo no es un fin, sino un
medio para conseguir el mutuo beneficio a
través del proyecto de innovación abierta.
El verdadero trabajo comienza tras la firma del
contrato.
Por todo ello, y dada su importancia, a continuación se exponen los diferentes aspectos
relacionados con la fase de contrato y se trasladan algunas recomendaciones.
10.3 FASE DE CONTRATO
Preparación
Negociación
Contrato
Tras superar el proceso negociador surge el
contrato que bajo ese punto de vista constituye
el documento final donde va a quedar reflejado
el acuerdo entre los socios y donde se van a
concretar sus mutuos compromisos, expectativas e intereses.
Por tanto, el contrato es lo que, en definitiva,
va a unir a los socios delimitando el conocimiento que va a ser objeto de intercambio
(conocimiento preexistente) y estableciendo un
régimen de derechos, obligaciones y responsabilidades para garantizar la explotación de los
resultados derivados del proyecto de innovación abierta (conocimientos resultantes).
Resulta imposible referirse a una normativa
única aplicable a las relaciones surgidas en
un entorno de innovación abierta. Antes bien,
para regular cada relación de este tipo habrá
que estar a lo dispuesto en las respectivas legislaciones de las partes, en especial las relativas a propiedad intelectual, y en todo caso, a
lo libremente acordado por aquéllas.
En un entorno de innovación abierta, el contrato
se convierte en la piedra angular de una relación esencialmente basada en la confianza. De
ahí la importancia de que sea completo, claro y
preciso. Su objeto es prevenir posibles conflictos entre los socios.
#37
“
Cualquiera que sea el contrato (o la combinación de ellos) que instrumente la relación, el intercambio de experiencias y
conocimientos se concretará en él a través
de los correspondientes acuerdos de transferencia de conocimiento. En particular,
mediante la concesión entre las partes de
licencias (es decir, de autorizaciones) de
uso o de explotación de los derechos sobre
su respectiva propiedad intelectual.
El contrato es la verdadera ley que
regula las relaciones surgidas en
entornos de innovación abierta.
10.3.1 Tipos de contrato
En un proceso como el descrito, el contrato no
suele revestir una forma estereotipada o rígida,
puesto que debe adaptarse a las características
de la relación que los socios deciden establecer.
Investigación y
Desarrollo
Claves de propiedad
intelectual
Diseño y desarrollo de
soluciones técnicas
Protección de los resultados.
Régimen de titularidad
Reconocimiento de titularidad. Cesión
de derechos de propiedad intelectual
Elaboración de productos a demanda
Licencia de patente y/o de know-how
Distribución
Distribución comercial de productos
Licencia de marca y otros derechos de
propiedad intelectual del fabricante
Franquicia
Explotación de un sistema de
comercialización de productos y servicios
Licencia de marca y de know-how
Mantenimiento y asistencia en relación
al uso o a la explotación de
una tecnología
Puesta en común de conocimiento y/o
recursos para desarrollar un
proyecto de innovación
Protección del know-how aportado.
Licencia de know-how
Ingeniería / Desarrollo
de producto
Fabricación
Asistencia técnica
Colaboración
tecnológica
#38
Descripción
Realización de actividades de I+D+i
PAUTAS CONTRACTUALES
1. Identificar correctamente a los socios.
2. Definir la terminología.
3. Precisar el objeto del contrato.
4 Identificar los derechos de propiedad intelectual aportados y su status legal.
5 Establecer un régimen de licencias.
Existe una amplia variedad de contratos que resumiremos en la siguiente tabla:
TIPO DE
CONTRATO
Para alcanzar este fin, las partes deberán dotar
al contrato de un contenido mínimo con arreglo
a las siguientes pautas:
10.3.2 Pautas contractuales
Como acabamos de ver, la concreta relación
surgida entre las partes en un entorno de innovación abierta será distinta en cada caso y
podrá incluir elementos de diferentes contratos,
en función de sus particularidades y circunstancias.
Pero al margen de las diferencias que cada
relación concreta pueda presentar existe un denominador común: la existencia de un fin consistente en desarrollar en común nuevos o mejorados productos o servicios o en obtener algún
tipo de beneficio competitivo a través del mutuo
intercambio de conocimiento.
6. Establecer un régimen de sublicencias.
7. Establecer un régimen de propiedad intelectual
de los resultados.
8. Definir una política de divulgación de los resultados.
9. Definir una política de confidencialidad.
10. Definir las responsabilidades de los socios.
11. Contemplar incumplimientos y obligación de
indemnizar.
12. Fijar la duración del contrato.
13. Concretar legislación aplicable y jurisdicción
competente.
Licencias sobre el conocimiento aportado.
Titularidad y explotación de los resultados
Joint venture
Alianza estratégica entre
organizaciones para el desarrollo y
explotación de un proyecto de innovación
Licencia o cesión de derechos
de propiedad intelectual a
la sociedad resultante
Adhesión
Realización de una prestación en
condiciones prefijadas
Cesión de derechos de propiedad
intelectual. Legitimidad del aportante
#39
Pauta 1. Identificar correctamente a
los socios
Se entiende que los socios son las personas
(físicas o jurídicas) que van a formar parte
del proyecto de innovación abierta y que, en su
caso, van a transferir su conocimiento. Para
ello será preciso que sean los verdaderos titulares de los derechos de propiedad intelectual.
El examen previo de esta cuestión es especialmente importante en el caso de organizaciones o empresas que formen parte de un grupo
de sociedades y cuyos derechos de propiedad
intelectual pudieran estar a nombre de otras
empresas del grupo.
EJEMPLO PRÁCTICO
La filial A firma un acuerdo de colaboración tecnológica con un proveedor B y
con un centro de investigación C. A se
compromete a aportar una tecnología
protegida por una patente europea en vigor en la que, sin embargo, figura como
titular la empresa matriz de A.
PROBLEMA: Las licencias de uso de la
patente que A concede a favor de B y C
en el marco de ese acuerdo no son válidas porque A no es la verdadera titular
de la patente.
SOLUCIÓN: Identificar al verdadero titular de los derechos de propiedad intelectual que se van a transferir al proyecto o
bien acreditar la existencia de una licencia de patente concedida por la matriz a
favor de A.
#40
Además de identificar a los socios firmantes
del acuerdo, es recomendable identificar en el
contrato a todos los agentes que van a intervenir en el proceso (por ejemplo, aquellos que
van a ser subcontratados para la ejecución
de alguna parte del proyecto, tales como entidades de investigación, ingenierías, consultorías, red comercial, etc.), ya que todos ellos
deben también quedar vinculados por los términos y condiciones del acuerdo.
Entre otros conceptos habría que definir los
siguientes:
• Proyecto.
• Conocimientos preexistentes.
• Licencias sobre el conocimiento.
• Difusión.
• Derechos de propiedad intelectual.
Pauta 2. Definir la terminología
• Explotación o uso.
Es decir, incluir en la parte de disposiciones
del contrato un apartado de “Definiciones”
que permita precisar el sentido y significado
de los términos empleados. Esta medida contribuirá a evitar problemas de interpretación
entre los socios acerca de los conceptos y expresiones utilizados.
• Resultados o conocimientos resultantes.
> Términos y lenguaje comunes
Esto se ha de tener especialmente en cuenta
cuando se trate de regular un acuerdo de ámbito internacional, ya que en este caso definir
con claridad el sentido de las distintos conceptos y terminología utilizada impedirá la
aplicación de criterios de interpretación dispares (lo que podría conducir a una falta de
seguridad jurídica en la delimitación de los
aspectos relativos a los derechos de propiedad
intelectual).
Pauta 3. Precisar el objeto del contrato
Definir con claridad en el propio contrato en
qué consiste su objeto (es decir, los conocimientos, bienes o servicios contemplados en
el intercambio) resulta esencial, sobre todo
para la resolución de los conflictos que puedan
plantearse en un futuro.
De ahí que sea recomendable que se anexe al
contrato la descripción o memoria técnica del
proyecto, en la que se detallen los objetivos
que se pretenden lograr, el trabajo que debe
realizar cada uno de los intervinientes y los
hitos que han de alcanzarse durante su ejecución.
De igual modo, las partes deberán incluir en el
contrato una declaración por la que se reconozca que son los legítimos titulares de tales derechos o que se hallan debidamente autorizados
para disponer del conocimiento, incluyendo en
este caso la información relativa a los correspondientes acuerdos de licencia.
Con respecto a la aportación de cada parte (y,
en especial, cuando se trate de información de
carácter técnico: patentes, modelos de utilidad,
diseños, software, etc.) cada parte habrá de
identificarla, ya sea en el cuerpo del acuerdo
o en un anexo.
Además, cada parte habrá de garantizar que
posee la plena disposición sobre el conocimiento que aporta, que éste se encuentra libre
de cargas y que no le consta que vulnere derechos de propiedad intelectual ajenos. Además,
cada parte deberá garantizar que todo ello está
vigente y que se refiere al país de que se trate.
En el caso de que el conocimiento que se
va a aportar se encuentre protegido por
patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, etc., se recomienda identificarlo mediante su correspondiente código
de registro. En el caso de modalidades inventivas (es decir, de patentes, modelos de
utilidad y diseños industriales) se deberá
incluir además el título de registro.
Pauta 4. Identificar los derechos de propiedad intelectual aportados y su status legal
Puesto que, tal como hemos comentado anteriormente, el intercambio de conocimiento es uno de
los fines propios del contrato, es altamente recomendable identificar con el máximo grado de
precisión los respectivos derechos de propiedad
intelectual aportados por cada socios e incluir el
título de registro de las distintas modalidades.
#41
Pauta 5. Establecer un régimen de licencias
Durante el desarrollo del proyecto de innovación abierta, los socios se concederán licencias sobre el conocimiento que sea aportado o
sobre los resultados del proyecto.
Así, como se recordará, una licencia es una
autorización de uso o de explotación del conocimiento protegido por otros. De ello resulta que los derechos que es posible transmitir a los socios mediante la concesión de
licencias son los siguientes:
• En el caso de modalidades inventivas
(patentes, modelos de utilidad y diseños
industriales) y de secretos empresariales: uso, fabricación, venta u ofrecimiento, importación o exportación.
• En el caso de derechos de autor: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
• En el marco de determinadas relaciones
como las de distribución, franquicia, patrocinio, etc.: uso de la marca.
Asimismo, acerca de las licencias es recomendable considerar lo siguiente:
• En principio, podrán ser gratuitas y no
exclusivas, en la medida en que son necesarias para la ejecución del proyecto.
Sin embargo, nada impide que si una de
los socios desea disponer de la información para un aprovechamiento propio,
pueda ser concedida una licencia con
carácter retribuido.
#42
• Cuando los derechos de propiedad intelectual sobre el conocimiento preexistente
sean requeridos para el uso o para la explotación de los resultados, entonces será
posible pactar una remuneración por la
correspondiente licencia en términos razonables y no discriminatorios.
• El socio que concede la licencia ha de informar de cualquier limitación o restricción que puedan afectar sustancialmente
a la concesión.
• La duración de la licencia deberá coincidir con el período necesario para el
cumplimiento del proyecto, aunque nada
impide que tenga una duración diferente.
Por ejemplo: si se trata de una patente, la
duración del derecho de uso no podrá exceder del tiempo de vigencia que le resta
a la patente.
• Además, es posible estipular no sólo la
concesión de licencias entre los firmantes
sino, también, a favor de terceros (subcontratistas, empresas asociadas…).
Se ha de tener en cuenta la posible situación de abandono o salida de unos de los
participantes del proyecto. Así, es muy recomendable prever el régimen que ha de
establecerse ante el posible abandono por
uno de los participantes de su intervención en el proyecto. Por tanto, habría que
plantearse las siguientes preguntas:
· ¿Cómo se regula el derecho de uso o de
explotación de los demás participantes
sobre el conocimiento preexistente que
el participante que abandona el proyecto haya aportado o sobre los resultados que haya realizado en solitario?
· ¿Qué derechos puede mantener ese
participante sobre los resultados o conocimientos preexistentes?
• Asimismo, también se ha de estipular el
régimen de actuación frente a la entrada
de un nuevo participante, una vez que el
proyecto ya se haya iniciado.
• Por otra parte, también es necesario considerar las posibles mejoras del conocimiento aportado que pudieran obtenerse
del proyecto de innovación abierta.
Habrá que definir en el contrato a quién
corresponde la obligación de proteger
dichos perfeccionamientos y mejoras
mediante nuevos derechos de propiedad
intelectual y designar al titular o titulares
de los mismos. Lo normal será conceder
licencias cruzadas (recíprocas) entre los
socios partícipes, de manera que todos
ellos tengan acceso y puedan explotar libremente las mejoras obtenidas durante el
proyecto de innovación abierta a partir del
conocimiento aportado por aquellos.
• En este sentido, y para evitar el riesgo de
pérdida de mejoras o de nuevos derechos
de propiedad intelectual, el contrato deberá imponer a las partes la obligación de comunicar cualquier posible mejora de los
conocimientos objeto de licencia o que
pudiera generarse durante el proyecto.
• Una vez adquirida la licencia que garantiza el acceso al conocimiento del resto de
participantes, tendremos que asegurarnos
de usar o explotar efectivamente dicho
conocimiento, y de conformidad con los
términos y condiciones pactados en el
contrato. De lo contrario, podríamos perder los derechos obtenidos gracias a la
licencia o la exclusividad de su ejercicio,
o incluso comprometer en algunos casos
la propia vigencia de los derechos sobre el
conocimiento licenciado.
“
Por ejemplo, no ejercitar el uso de
una marca licenciada en exclusiva
podría conducir a la pérdida de los
derechos sobre ella.
En relación con los medios de protección tales como el copyleft (que en el apartado 4.2
englobábamos dentro de los “Nuevos medios
de protección”), es preciso incidir en que son
propiedad de su autor. La diferencia con respecto a los que llamábamos “Medios clásicos
de protección “ (apartado 4.1) estriba en que el
autor los licencia de una forma diferente (así,
en lugar de reservarse todos los derechos decide reservarse algunos).
En este sentido, cuando alguien decide compartir mediante el sistema copyleft puede elegir en una combinación hasta seis tipos de licencias, tal y como se vio en dicho apartado 4.2
(por ejemplo, queriendo ser reconocido como
autor de tal manera que su obra se transmita a
terceros sin obras derivadas, pero permitiendo
en cambio el uso comercial).
#43
Lo mismo sucede en, por ejemplo, el caso
particular del software libre: a diferencia del
software propietario, se permite su utilización,
su estudio y adaptación a las necesidades del
usuario, su redistribución y la publicación de
las mejoras. Pero no obstante, insistimos, se
reconoce la cualidad de propietario de su autor.
Debido a ello, éste puede exigir, por ejemplo,
que lo que se ha recibido como libre se transmita de igual manera.
“
El copyleft (y su caso particular del
software libre) implica una licencia
y, por tanto, puede tener limitaciones puestas por su autor.
En este sentido, también conviene recordar que
es errónea la idea de que software libre equivale a software gratuito. El software libre no es
necesariamente gratuito. Puede serlo o no.
Su ventaja consiste en una mayor libertad de
uso, de modificación, de distribución…
Así pues, en el ámbito de la innovación abierta
cabe utilizar el copyleft pero bien entendido que
quien desee hacerlo debe conocer bien qué tipo
de licencia está utilizando y qué tipo de licencia quiere o puede transmitir de acuerdo con su
modelo de negocio. Así, algunas licencias son
incompatibles entre sí. Por ejemplo, la licencia
GPL tiene lo que se denomina “efecto viral”,
que consiste en que transforma en GPL todas
aquéllas con las que se mezcla, lo cual puede
no ser conforme con el modelo de negocio que
quiera desarrollar la empresa. Asimismo, otras
licencias pueden otorgar tanta libertad como
permitir el uso comercial de modificaciones sobre lo recibido de forma gratuita.
En cualquier caso, y dado que se trata de licencias, son susceptibles también de negociación y
de contratación. Por tanto, deben ser tenidas en
cuenta a la hora de compartir conocimiento.
Pauta 6. Establecer un régimen de sublicencias
En el contrato conviene estipular también:
• Si se concede o no la facultad de sublicenciar (es decir, de extender a otros la
licencia recibida) y de subcontratar.
• Las condiciones en las que puede concederse la sublicencia, es decir, los derechos
y facultades concretas que se extienden
(usar, fabricar, vender), el ámbito territorial, la duración, etc.
• El régimen bajo el que la subcontratación
puede llevarse a cabo, respetando lo dispuesto en el contrato principal, sin poder
asumir por ello compromisos u obligaciones que lo contradigan.
Pauta 7. Establecer un régimen de propiedad
intelectual de los resultados
La determinación del régimen de titularidad y
explotación de los resultados del proyecto de
innovación abierta es, sin lugar a dudas, uno
de los elementos esenciales que es necesario
incorporar en el contrato.
a) Referente a su titularidad
Los escenarios de titularidad pueden ser muchos. Con carácter general se suele estipular
que los resultados (conocimientos resultantes)
pertenecen a la parte que los haya generado.
Sin embargo, si como consecuencia de una
actuación conjunta no es posible separar las
respectivas contribuciones, entonces puede
plantearse la co-titularidad.
En estos supuestos de co-titularidad es importante prever expresamente su régimen jurídico y
contemplar, entre otros, los siguientes términos:
• ¿Quién habrá de solicitar el derecho de
propiedad intelectual que proteja el resultado?
• ¿Cómo se articulará la obligación de comunicar toda información susceptible de
protección?
• ¿Qué medidas se van a llevar a cabo para
mantener la confidencialidad y para cumplimentar todos los documentos que sean
necesarios para hacer efectiva la protección intelectual?
• ¿Cómo se determinará la protección a nivel internacional?
• ¿Cuándo se podrán hacer efectivos los
derechos de tanteo y retracto sobre los
derechos de co-propiedad?
b) Referente a su explotación comercial
Además del régimen de titularidad es importante estipular el régimen de explotación comercial futura sobre los resultados del proyecto de innovación abierta.
Así, es posible que en acuerdos de colaboración celebrados, por ejemplo, entre empresas
y centros de investigación, los resultados sean
titularidad de todos en proporción a su participación en el desarrollo, pero de tal manera
que los derechos de explotación se reconozcan
a las empresas (que serán las encargadas de
ponerlos en el mercado) y que se reconozca a
las entidades de investigación una participación en los beneficios.
Asimismo, en el ámbito de la explotación comercial habrá de prestarse atención a la protección nacional e internacional de la marca
o signo distintivo que identifique al producto
en el mercado. Así, será recomendable determinar el modo de actuación para lograr su inscripción, mantenimiento y defensa, así como
las pautas para un uso adecuado y acorde al
registro efectuado.
• ¿Quién llevará a cabo, y cómo, la defensa
de los derechos de propiedad intelectual
frente a las posibles infracciones de terceros?
• ¿Cómo se actuará cuando un co-titular
no esté interesado en llevar a cabo una
protección en un país o no desee renovar
el derecho de propiedad intelectual?
• ¿Cuándo podrán los co-titulares explotar directamente la invención y cuándo
requerirán la autorización de los otros
co-titulares?
#44
#45
Pauta 8. Definir una política de divulgación
de los resultados
El control de la difusión pública de los resultados del proyecto de innovación abierta es un
aspecto que también debe de ser regulado en
los acuerdos de cooperación, a fin de lograr
que sean adecuadamente protegidos y de evitar divulgaciones que puedan perjudicar los
intereses del proyecto.
Por ello, se ha de estipular un régimen específico de actuación que permita garantizar una
divulgación autorizada y controlada.
En este sentido, y cuando se trate de difundir información que sea susceptible de
patente, su divulgación habrá de realizarse siempre con posterioridad a la presentación de la solicitud.
Además, en toda difusión se respetará la
mención de autor/inventor que haya generado
el conocimiento o trabajo.
Pauta 9. Definir una política de confidencialidad
Como ya se ha indicado anteriormente, resulta crucial fijar los términos de la obligación
de guardar confidencialidad sobre la información que así sea clasificada a los efectos
del acuerdo, y no solo en las fases previas al
contrato sino, también, durante el desarrollo del proyecto de innovación abierta.
#46
En este sentido, y como ya se ha indicado, en
el contrato se deberá identificar cuál es la información confidencial, qué información queda
excluida, qué utilización es autorizada, qué
medidas de seguridad han de ser empleadas
para su preservación, cuándo puede ser comunicada a terceros y cuál es el plazo de vigencia.
Asimismo, como medida de protección del conocimiento que va a ser objeto de intercambio o
desarrollo en el proyecto de innovación abierta,
es conveniente que el personal que se considere estratégico firme cláusulas de no competencia y de confidencialidad que le obliguen a
mantener el secreto sobre toda la información
privilegiada a la que vayan a tener acceso.
Pauta 10. Definir responsabilidades de los
participantes
Es decir, determinar los compromisos que cada
participante contrae frente al resto, tales como
los relativos a la capacitación y especialización
del personal que haya de desarrollar el proyecto de innovación abierta, realizar en tiempo las
aportaciones, vigilar el cumplimiento en caso
de subcontratación, defender los derechos de
propiedad intelectual resultantes del proyecto
por infracción de derechos de terceros, o entablar contra esos terceros reclamaciones por
infringir esos derechos.
Conviene incluir en el contrato una declaración
de cada participante por la que cada uno asuma los posibles vicios ocultos del conocimiento
aportado (por ejemplo, en el caso de una patente, una falta de novedad advertida por un
tercero que haga que posteriormente se declare nula) o la eventual infracción de derechos de
propiedad intelectual de terceros, exonerando
correlativamente al resto de partes.
Recordemos en este sentido que una relación basada en innovación abierta no
prosperará sino se proporciona un clima
de seguridad que propicie la mutua confianza y la puesta en común con las necesarias garantías.
Pauta 12. Fijar la duración del contrato
Las partes han de estipular cuándo darán por
concluido el acuerdo, bien entendido que puede haber cláusulas que mantengan su vigencia aún finalizado el acuerdo principal.
Cláusulas que convendría mantener
después de expirado el contrato:
Pauta 11. Contemplar incumplimientos y
obligación de indemnizar
Es decir, estipular los principios que regirán
los incumplimientos o cumplimientos defectuosos del proyecto. Puede ser de gran utilidad para todo lo relativo a la gestión interna
del proyecto, para determinar los supuestos
que den lugar a la obligación de indemnizar y
para definir los términos de la indemnización.
• Deber de confidencialidad.
• Pacto de no concurrencia y no competencia.
• Licencias sobre el conocimiento.
• Licencias cruzadas (recíprocas).
• Garantías y responsabilidades.
• Defensa y reclamaciones.
• Legislación aplicable y jurisdicción
competente.
Pauta 13. Concretar legislación aplicable y
jurisdicción competente
Se trata de determinar previamente en el contrato tanto el tribunal competente como la ley
aplicable al mismo. Como veremos más en detalle seguidamente, en caso de conflicto esta
medida nos evitará comprometidas situaciones desde el punto de vista de la defensa de
nuestros derechos e intereses.
#47
CONFLICTOS, JURISDICCIONES Y SISTEMAS
11. ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Al reflexionar sobre el proceso negociador decíamos que existen dos aspectos muy importantes:
• El contrato (puesto que en la fase de negociación será preciso pensar ya en el futuro contrato).
• El sistema elegido para la resolución de
posibles conflictos.
Así, insistíamos en los errores de pensar que es
mejor carecer de contrato y creer que de esta
forma nos comprometemos menos y tenemos
más vías de salida en caso de conflicto.
Estos pensamientos –erróneos, insistimospueden ser muy perjudiciales para nuestra
PYME en caso de conflicto. Por ejemplo: pueden
incluso obligarnos a tener que dirimir cualquier controversia en una jurisdicción extranjera conforme a su legislación propia (lo cual
es una circunstancia que en un contrato se
hubiera podido prever y pactar).
“
No tener un contrato supone renunciar a la posibilidad de poder
pactar por mutuo consenso. Por
tanto, supone entregarse a lo que
digan las disposiciones legales.
Por otra parte, la existencia de un contrato escrito no es el único medio para probar que ha
existido un acuerdo de voluntades. También lo
son los e-mails, las cartas, etc. cruzados entre
las partes (también puedan ser fuente de obligaciones). Asimismo, los propios hechos, el in-
#48
tercambio de mercancías, tecnologías, facturas, pagos, cuadernos de investigación en los
departamentos de I+D, viajes de técnicos o de
directivos, etc. también constituyen una prueba de la colaboración existente en el proyecto
de innovación abierta que es imposible obviar.
“
El contrato es la mejor prueba de
lo realmente querido y pactado por
los interesados.
EJEMPLO PRÁCTICO
En un modelo de innovación abierta podemos estar colaborando con un cliente
o con un proveedor dentro de la Unión
Europea. En este caso, es de aplicación
la normativa comunitaria que establece
que las partes pueden elegir el tribunal competente y, asimismo, que si no
lo hacen será competente el tribunal del
domicilio del demandado o el del lugar
en que se entregue la mercancía.
EJEMPLO REAL
Una empresa PYME española mantiene
una larga relación de colaboración con
una empresa italiana. La colaboración
llega incluso a la amistad personal entre
los propietarios de ambos negocios.
En su día suscribieron un contrato en el
que se pactó la competencia de los tribunales italianos para caso de disputa.
La relación era excelente y nada hacía
pensar en esa eventualidad.
Pero surgió el conflicto. Por razones que
no son relevantes al caso, la empresa italiana impidió a la española comercializar
con su marca, que era una marca comunitaria. Le impidió, por tanto, dirigirse
con su marca en busca de otro colaborador en Italia.
Para dirimir las diferencias había que
pleitear en Italia. Esa situación era disuasoria para la parte española ya que
el resultado del pleito era incierto: las
razones de la controversia no eran caprichosas, y ambas empresas tenían sus
respectivos y razonables puntos de vista.
Resultado: la PYME española desiste y
decide buscar otra marca para comercializar en Italia a pesar de que la marca
que tenía ya estaba consolidada allí. Una
vez asesorada, consideró que esta vía le
resultaba menos gravosa en todos los órdenes (tiempo, dinero, esfuerzos, recuperación de mercado…).
Hay lugares donde pleitear está fuera del alcance de muchas PYMES debido al elevado
coste. Asimismo, existen jurisdicciones donde
se carece de la necesaria seguridad jurídica.
Todo ello ha de tenerse en cuenta a la hora de
redactar un contrato, a fin de poder elegir el
lugar y la jurisdicción que más nos convenga
(tanto más, si cabe, si el lugar está fuera del
ámbito de la Unión Europea).
Es decir, podemos pactar previamente en un
contrato el lugar para resolver el conflicto. Sin
embargo, en ausencia de contrato, la Ley nos
puede llevar a otro lugar. En consecuencia es
mejor pactar. Naturalmente, a la hora de pactar tenemos que procurar que el lugar elegido
nos beneficie. Usualmente esto ocurre cuando
elegimos una jurisdicción o una legislación
que nos son familiares.
#49
Sistemas Alternativos de Resolución de
Disputas (ADR)
Las relaciones económicas actuales se caracterizan cada vez más por su internacionalización y
por su necesaria rapidez. Con ello ha aparecido
también el apremio de intercambiar, de compartir, de transferir conocimientos… Todo ello también ocurre a la hora de colaborar en procesos de
innovación abierta.
Tal como hemos visto anteriormente, los aspectos relativos a la propiedad intelectual cobran
en este contexto especial relevancia. De ahí que
sea preciso encontrar la mejor forma para resolver los conflictos que pueden plantearse. La
justicia ordinaria no siempre es capaz de ofrecer
la mejor de las respuestas en cuanto a celeridad
y dinamismo se refiere.
Así, para casos de interpretación de contratos
en que estén presentes activos de propiedad
intelectual, licencias de uso de derecho de
marca, transferencias de tecnología, etc., surge la posibilidad de los llamados sistemas ADR
(Alternative Dispute Resolution, en inglés), es
decir, los sistemas de resolución de conflictos
alternativos a los de la justicia ordinaria. Nos
referimos a los sistemas de mediación y de arbitraje. Ambos nacen de una cultura de pacto
muy apropiada para proyectos de innovación
abierta. Así, por eso, a la hora de negociar y de
redactar los correspondientes contratos estos
sistemas alternativos también deben preverse
mediante cláusulas específicas.
11.1 EL ARBITRAJE
No todos los asuntos son susceptibles de ser
resueltos mediante arbitraje. En general (y ello
puede variar según las respectivas legislaciones nacionales), se pueden someter a arbitraje
aquellos aspectos que sean susceptibles de disposición por los particulares, pero no aquellos
otros aspectos en los que el Estado se reserva la
potestad de intervenir debido al interés público
existente.
Dado que el arbitraje es posible en aquellos
derechos de contenido patrimonial que son disponibles por las partes, es claro que son susceptibles de arbitraje la mayoría de los contratos
que tienen por objeto derechos de propiedad intelectual. Por eso, resulta difícil de comprender
cómo, a la hora de pactar un contrato (que es el
momento en el que las relaciones son buenas,
las partes tienen cifradas altas esperanzas en
su mutua colaboración y están imbuidas por
una voluntad de acuerdo y de mutua ganancia)
no se pacten, pudiendo hacerlo, procedimientos
arbitrales. En general, esos procedimientos facilitan y acortan la terminación de conflictos.
En principio son las PYMES las que precisan
métodos más ágiles, eficaces y baratos para
solventar sus diferencias, ya que el coste de un
pleito, y particularmente la dilación en su solución, en general no les es rentable.
“
No hay problema en una solución
arbitral cuando intervienen empresas de distintos países.
#50
La Convención de Nueva York de 1958 permite
la ejecución de resoluciones extranjeras por
tribunales nacionales, por lo que no hay que
preocuparse en cuanto a la utilización de estos
sistemas en las relaciones con empresas de
otros países.
Por otra parte, el arbitraje presupone tres cosas esenciales:
• El sometimiento voluntario.
• La elección de árbitro o árbitros.
• Definir el plazo acordado para la resolución o emisión de la resolución.
En este sentido, el arbitraje consiste en un
procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros, a fin de
que dicte una decisión que es obligatoria para
las partes. Así, éstas eligen un procedimiento
privado de solución de conflictos en lugar de
acudir a los tribunales de justicia ordinarios.
“
El arbitraje es un medio privado de
resolución de conflictos.
A continuación, reproducimos una cláusula
arbitral tipo recomendada por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, o
WIPO en inglés) para controversias futuras en
materia de propiedad intelectual:
“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de
toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su
formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje
para su solución definitiva de conformidad
con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El
tribunal arbitral estará compuesto por [tres
árbitros] [un árbitro único]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma
que se utilizará en el procedimiento arbitral
será [especificar el idioma]. La controversia,
diferencia o reclamación se resolverá de
conformidad con el derecho de [especificar
la jurisdicción]”.
Otras consideraciones acerca del arbitraje:
• En el sitio web de la OMPI (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual)
www.wipo.int/portal/index.html.es existen también cláusulas tipo para controversias ya surgidas, para arbitraje
acelerado, para decisión de experto, para
mediación, etc. Concretamente, todas
ellas se pueden encontrar en la siguiente
dirección:
www.wipo.int/amc/es/clauses/#9
• Asimismo, en dicho sitio web de la OMPI
existe información sobre su Centro de Mediación y Arbitraje:
www.wipo.int/amc/es/center/index.html
• También existen cláusulas tipo fácilmente
accesibles en otras instituciones arbitrales (Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales…).
#51
11.2. LA MEDIACIÓN
La mediación constituye el segundo de los sistemas ADR de resolución de conflictos. Consiste
en un procedimiento informal en el que un mediador intermediario neutral presta asistencia
a las partes para que zanjen su controversia a
través del diálogo. Por tanto, se trata de una solución orientada a la cooperación de las partes,
no a su confrontación, que requiere de su participación activa y de su confianza en el procedimiento y en el mediador. Así, puede acudirse
a la mediación incluso iniciada la vía judicial
o arbitral (normalmente con suspensión de esa
otra vía mientras se intenta la mediación).
A diferencia del arbitraje, el mediador no dicta
una resolución sobre el fondo de la controversia. En la mediación los acuerdos logrados se
llevan a un contrato. Por tanto:
ARBITRAJE
Resolución (denominada laudo) ejecutable.
MEDIACIÓN
Logro de acuerdos que se llevan después a
un contrato.
Así, la mediación es un medio menos antagónico que el de los tribunales de justicia y que el
arbitraje, por lo que resulta eficaz y económico
para la resolución de disputas y permite a los interesados examinar soluciones viables para que
se cumplan sus necesidades comerciales y para
poder preservar las relaciones a largo plazo.
#52
Ventajas principales de los
procedimientos ADR
• Procedimiento único: las partes pueden convenir un único procedimiento
cuando haya derechos de propiedad
intelectual en distintos países.
• Autonomía de las partes: al ser un
procedimiento privado, las partes tienen un mayor control sobre la forma de
solucionar la controversia.
• Neutralidad: al ser una alternativa a
los tribunales, se evita que solo una
de las partes está familiarizada con la
legislación o con el idioma.
• Confidencialidad: son procedimientos
privados en los que se evita la trascendencia pública, lo cual es especialmente importante si se discute acerca
de un secreto empresarial (que, como
hemos dicho en varias ocasiones, es
también una forma de protección intelectual).
• Flexibilidad del procedimiento: particularmente en el caso de la mediación...
• Limitación en el tiempo: es posible
marcar un plazo para la resolución.
• Irrevocabilidad de las resoluciones
arbitrales: no son recurribles ante
otras instancias salvo causas determinadas en la propia Ley.
• Fuerza ejecutiva de las resoluciones:
en virtud de la mencionada Convención de Nueva York, tienen la misma
fuerza que las sentencias nacionales.
12. A MODO DE CONCLUSIÓN GENERAL
Como hemos visto, en el proceso de innovación
abierta la PYME pone a disposición de otros socios, por definición, su trabajo, ideas, soluciones,
experiencias… Es decir, su conocimiento.
En un proyecto de innovación abierta la PYME
puede ser la parte más débil de la relación en
cuanto a estructura y dimensiones, si bien no
necesariamente tiene por qué serlo en cuanto a
conocimiento y valor de lo aportado. Por ello,
a fin de conseguir colaboraciones y resultados
beneficiosos, la PYME debe ser consciente de los
tipos de conocimiento que posee, de su valor y de
la necesidad de su correspondiente protección.
En consecuencia, la primera parte de la Guía
se ha centrado en la identificación de los distintos tipos de conocimientos que pueden llegar
a sumarse al patrimonio de activos intangibles
de una PYME y en la explicación de las correspondientes modalidades de protección de la
propiedad intelectual que las PYMES pueden
utilizar para abordar de forma segura un proyecto de innovación abierta. En la segunda parte
de la Guía se han abordado los principales aspectos comerciales y de explotación que, con
relación a esos activos ya protegidos, las PYMES
deben tener en cuenta en el marco de un proyecto de innovación abierta, de tal manera que se
ha prestado especial atención a los riesgos que
afectan y a las maneras de minimizarlos.
#53
13. SOCIOS DEL PROYECTO
Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra, S.L. (CEIN, S.L.),
Navarra
Polígono Industrial Mocholí.
31110 Noáin
España
www.cein.es
Virtual Dimension Center VDC
Fellbach, Stuttgart Region
Auberlen Str. 13
70736 Fellbach
Germany
www.vdc-fellbach.de
INNONET, Centre of Innovation and
Technology, West Transdanubia
Gesztenyefa Str. 4
9027 Gyoer
Hungary
www.innonet.hu
5.
PROGRAMA EURIS
EURIS (European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies, es decir,
Estrategias europeas de colaboración y de innovación abierta regional) es un programa inter-regional de cooperación que pretende ayudar a las regiones europeas a
adoptar el paradigma de la innovación abierta, puesto que mira, en una economía del
conocimiento global, a abrir y a acelerar los niveles de cooperación entre los agentes
de la innovación. EURIS está soportado por el Programa INTERREG IV C financiado por
los Fondos europeos de desarrollo regional (FEDER), y pretende ayudar a las regiones
de Europa a intercambiar experiencias y buenas prácticas en las áreas de innovación
y economía del conocimiento.
www.euris-programme.eu
INTERREG IVC
El programa interregional de coooperación INTERREG IV C, financiado por los fondos
europeos de desarrollo regional, ayuda a las regiones de Europa a trabajar juntas para
intercambiar experiencias y buenas prácticas en las áreas de innovación, economía del
conocimiento, medio ambiente y prevención de riesgos. Existen 302 millones de euros
disponibles para financiación de proyectos. Además, se proporciona todo un cúmulo de
conocimiento y de soluciones potenciales a los gestores de políticas públicas regionales.
www.interreg4c.eu
Esta Guía ha sido elaborada en el sub-proyecto europeo OPINET (Open Innovation Networking Platform
for SMEs, es decir, Plataforma en red de innovación abierta) del programa europeo EURIS.
En primer lugar, OPINET pretende ayudar a las PYMES a superar las barreras de la innovación abierta
tanto proporcionándoles conocimientos específicos sobre las diferentes oportunidades que surgen cuando abren sus procesos de innovación como promoviendo actividades específicas de innovación abierta.
En segundo lugar, OPINET aspira a la creación de una red de puntos de contacto de innovación abierta
encaminados a promover y facilitar estrategias de innovación abierta en PYMES.
#54
Co-financiado por FEDER en el marco del programa INTERREG IV C de la Unión Europea.
#55