CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS Causa

CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS Causa

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de octubre de 2000, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta
Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado,
El Juez Francisco de las Carreras, dijo:
1. La sentencia de fs. 590/597vta. hizo lugar parcialmente a la demanda para obtener el cese de uso de las
marcas <ACUSLIM>, <SLIM FIT> y <AROMA SLIM> y la indemnización correspondiente, promovida por Alberto
Sion Cheja contra Sprayette S.A. con fundamento en el registro de las marcas <SLIM> (Reg. Nº 1.693.247 y
1.606.904) en las clases 5 y 42 y <SLIM CENTER > (Reg. Nº 1.407.276) en la clase 25. En consecuencia,
ordenó el cese de uso de las marcas, la destrucción de todos los elementos que contengan los signos que se
hallaren en poder de la demandada y desestimó la indemnización por daños y perjuicios
Para así decidir el “a quo” entendió que, los registros de la accionante han sido utilizados para distinguir la
prestación de servicios de adelgazamiento y tuvo por acreditada la importancia de la actividad desarrollada, así
como la magnitud de la publicidad para su promoción desde hace muchos años. Asimismo, que los productos
dirigidos a quienes tienen la pretensión de reducir de peso, identificados por signos en los que se encuentra en
forma destacada una palabra idéntica al signo de la actora, puede provocar confusión en cuento al origen.
Descartó que el significado de la palabra “Slim” pueda ser conocido por un considerable número de personas en
el país. Por otra parte que, al no demostrarse que ese vocablo sea de uso general o necesario, el titular de la
marca que lo contenga puede oponerse a su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia
la existencia de confundibilidad. En cuanto a la reparación pecuniaria pretendida, consideró que la prueba del
daño - que no se presume - incumbe a quien pretende hacer valer la responsabilidad del deudor y que no pudo
tenerse por acreditado que la actitud de la demandada haya ocasionado perjuicios que provocaran una
disminución del patrimonio del actor o, al menos en la progresión de ventas y un enriquecimiento correlativo de
la accionada (cfr. 590/597vta.).
2. Esta decisión fue apelada por la demandada (fs. 605), quien expresó agravios a fs. 615/619, los que fueron
respondidos por la parte contraria (fs. 633/651vta.). A fs. 599/vta. recurrió la actora cuyo memorial obra a fs.
620/631 (replicado a fs. 652/655).
Los agravios de la accionada pueden sintetizarse en que 1) no se consideró el carácter descriptivo y por ende
común de “Slim”; 2) se haya calificado a “Slim” como marca notoria - señalando que se confunde uso con
notoriedad -; 3) la comparación de las marcas en pugna no se efectuó correctamente pues debió considerar a
“Slim” como de uso común en las clases 5 y 25; 4) siendo que la actora tiene registrada “Slim Center” en la
clase 25 y “Slim” en la clase 5, el cotejo debió efectuarse entre “Slim”, “Acu Slim” y “Aroma Slim” por una parte, y
por otra, entre “Slim Center” y “Slim Fit”; 5) contrariamente a lo sostenido por el sentenciante, la actora nunca
utilizó la marca “Slim” para distinguir productos (cfr. fs. 615/619).
Por su parte, la actora circunscribe su queja a la desestimación de los daños y perjuicios y la restitución de
frutos habidos ilícitamente. Estima que se ha juzgado la cuestión en forma sumamente restrictiva al rechazar el
reclamo resarcitorio por no haber producido una prueba efectiva del daño. Señala que al no vender el mismo
producto que la demandada, no ha podido acreditar una merma en sus ventas por la comercialización llevada al
cabo por ésta, mas ello no puede ser obstáculos para el resarcimiento ya que se trata de que las utilidades mal
habidas sean restituidas al titular del derecho afectado y que asimismo le sean indemnizados los daños
producidos a la imagen (cfr. fs. 620/631).
3. En primer lugar, es doctrina reiterada de la CSJN que el Juez no está obligado a seguir todas las
argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto (Fallos: 258:304;
262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros).
4. El conflicto planteado en autos consiste en determinar si las marcas <ACU SLIM>, <AROMA SLIM> y <SLIM
FIT> utilizadas para distinguir aros que inhiben el apetito, un sistema para perder peso consistente en perfume
con inhalador y calzas adelgazantes, respectivamente (cfr. Anexo B, reservado a fs. 276 que en este acto tengo
a la vista), se confunden con las marcas <SLIM>, que cubre “productos dietéticos, medicinales o no,
medicamentos y productos farmacéuticos de uso en medicina humana destinados a reducir y controlar el peso
utilizados en dietas para aumentar y/o reducir el apetito y empleados en sistemas de adelgazamiento en
general” (fs. 426) de la clase 5 del nomenclador internacional y toda la clase 42 (fs. 424) - siendo además su
designación comercial -, y <SLIM CENTER> registrada para la totalidad de la clase 25 (fs. 434).
5. Por una cuestión metodológica comenzaré por los agravios de la demandada, aunque no en el orden
expuesto.
En cuanto a que el vocablo “Slim” resulta de uso común en las clases 5 y 25, es ineludible señalar que ello no
ha sido acreditado por la accionada.
En efecto, conforme surge de la prueba informativa, las únicas marcas registradas que incluyen el vocablo de
marras en las clases 5 y 25 son “SLIM-TO FIT” - en la clase 25- cuyo registro vencía el 10/5/98 (fs. 528) y
“VIRGINIA SLIMS” - en las clases 5 y 25 - (fs. 514 y 530), de manera tal que la mera existencia de estas marcas
- además de las de la actora - no autoriza a considerar a esa partícula como de uso común y por ende
insusceptible de ser monopolizada. Cabe señalar que el resto de los signos mencionados por la demandada no
ha sido concedido y el actor presentó oposición a todas las solicitudes (cfr. fs. 526, 527 y 529).
Por otra parte, el carácter “descriptivo o evocativo” que -alternadamente- propugna la demandada no es tal,
habida cuenta de que “Slim” es una palabra del idioma inglés, que no ha pasado al uso común y cuyo
significado no puede reputarse conocido por la generalidad de las personas en nuestro país, por lo cual resulta
ser de fantasía (cfr. esta Sala, causas 20288/96 del 6/4/00 y 53.170/95 del 12/9/00); por ende, no se trata de un
signo débil y resulta susceptible de plena protección. Asimismo, no se puede soslayar que si la recurrente
sostiene que el mencionado vocablo resulta descriptivo con relación a los productos adelgazantes o actividades
relacionadas (cfr. fs. 270vta., 273vta y 618vta.) debió, entonces, pretender la nulidad de su registro en los
términos del art. 2º, inc. a) de la Ley de Marcas.
En tales condiciones, las marcas deben cotejarse en su integridad y desde la perspectiva del público
consumidor, como lo indica el principio liminar en esta materia (cfr. Sala II, causas 4397 y 4751, del 26/10 y
24/8/1976; y esta Sala, causas 41.858/95, del 22/4/99 y 587/97, del 14/3/00, entre otras).
6. La argumentación de que el cotejo se debe realizar entre <SLIM>, <ACUSLIM> y <AROMA SLIM>, por una
parte, y <SLIM CENTER> y <SLIM FIT>, por otra, en atención a las clases del nomenclador en que están
inscriptas las marcas del accionante y el tipo de productos de la demandada, no resulta procedente. Ello es así,
toda vez que existe una superposición evidente habida cuenta de la estrecha relación entre las “calzas
adelgazantes” que corresponden a la clase 25 (fs. 553) identificadas con el signo <SLIM FIT>, los “productos
dietéticos, medicinales o no, medicamentos y productos farmacéuticos de uso en medicina humana destinados
a reducir y controlar el peso utilizados en dietas para aumentar y/o reducir el apetito y empleados en sistemas
de adelgazamiento en general” protegidos por el registro de <SLIM> en la clase 5 (fs. 426) y los servicios de
sistemas de adelgazamiento que la actora identifica con su marca <SLIM>(registrada en la clase 42 -fs. 424-); a
lo que cabe añadir que coincide con su designación, por lo menos desde 1990, conforme fuera reconocido por
la demandada a fs. 616vta.
7. Ello sentado, corresponde señalar que, el vocablo “SLIM”- coincidente con la marca registrada y nombre
comercial de la actora- constituye la “mot vedette” de los signos cuestionados <AROMASLIM> y <SLIM FIT>,
puesto que, a los efectos marcarios, asume un rol preponderante y de mayor permanencia en la memoria (cfr.
esta Sala, causa 3844/93 del 10/10/95). Ello es así a poco que se repara en que, ha sido utilizado en forma
destacada en los conjuntos “SLIM FIT” y “AROMA SLIM”. En el primero, está localizado arriba en el signo y con
letras que superan en más de dos veces el tamaño y el grosor de “fit” y; en el segundo, aparece con distinto tipo
de letra (cfr. anexos 129 y 130, a fs. 181 y 182).
En cuanto a <ACU SLIM>, la partícula “acu” no le otorga suficiente aptitud diferenciadora de <SLIM>, en tanto en principio- no cabe asignarle significado, lo cual, por otra parte, tampoco ha sido argüido por la accionada.
El componente común “Slim” crea la sensación que las marcas reconocen un mismo origen, impresionando
los añadidos “Acu”, “Aroma” y “fit” como variedades de un producto “Slim”.
8. Así las cosas, para desestimar la convivencia es suficiente que la partícula “Slim” resulte lo suficientemente
vigorosa para llevar a confusión al público usuario y consumidor de servicios y productos adelgazantes en
cuanto a que son de origen común, cuando en realidad ello no es así (cfr. art. 3º, incs. “a”, “b” y “d” de la ley
22.632).
La sola posibilidad cierta de crear confusión respecto de su verdadero origen, resulta suficiente para repeler su
uso por quien se encuentra protegido por la titularidad del vocablo principal que conforma los signos de marras.
Es así que corresponde atenerse a los principios del sistema marcario y a los objetivos de proteger a la marca
registrada y la ausencia de confusión en el público consumidor (cfr. esta Sala, causa 27440/95 del 20/10/98).
Máxime cuando la demandante es una marca de reconocida difusión en la prestación de servicios para bajar de
peso (cfr. fs. 62/168, 374, 376/377, 384/385 y 503).
9. Con respecto a la notoriedad que le habría asignado el “a quo” a las marcas de la actora, es ineludible
advertir que de la lectura del pronunciamiento recurrido no surge tal calificación (cfr. fs. 590/597vta.), por lo cual
corresponde también desestimar este agravio.
10. El argumento de la falta de aplicación de la marca <Slim> a productos, no obsta a la solución alcanzada
toda vez que nuestro sistema marcario no exige el uso para la protección de la marca registrada (cfr. art. 4º de
la ley 22.362), cuando por lo demás, es utilizada para distinguir servicios relacionados con el adelgazamiento de
personas (arg. art. 26 de la ley 22.362).
Sobre el punto, cabe añadir que nada impide que la actora, en su condición de titular de la marca <SLIM> en la
clase 5, pueda comenzar la fabricación de productos con fines adelgazantes con esa denominación u otorgar
licencias para ello, habida cuenta de la actividad que ha probado desarrollar por sí o a través de terceros (cfr. fs.
62/168, 374, 376/377, 384/385 y 503), utilizando el signo mencionado. Como contrapartida, los productos que
comercializa la accionada tienen - como se dijo- tal grado de vinculación con los servicios de reducción de peso
identificados con la marca del actor que no es posible aplicar en el caso un criterio tolerante, que puede llevar al
consumidor a pensar que los productos de “Sprayette S.A.” son también fabricados o licenciados por el
accionante (cfr. Sala III, causa 2707/93 del 29/10/93, con voto del Dr. Amadeo).
11. En cuanto a la queja de la actora sobre la desestimación de la indemnización por los daños y perjuicios,
cuadra señalar que la situación de autos reconoce en aquélla un derecho fundado en su derecho subjetivo
emergente de la titularidad de sus marcas atribuida para sí en propiedad (art. 4º de la ley 22.362) y en
protección del público consumidor. Mas de ello no se desprende necesariamente que, en el “sub lite” se deba
reconocer la existencia de un daño material no probado y/o un agravio moral por la eventualidad que,
efectivamente se haya producido o se produzca la confusión.
La protección que brinda la ley al propender evitarla no significa decir que la confusión ciertamente haya existido
en algún momento (salvo prueba en contrario), o que ella deba necesariamente producirse, y, por tanto, como
su consecuencia inmediata, se verifique el presupuesto imprescindible de todo reconocimiento indemnizatorio:
el daño.
Dicho de otro modo, toda pretensión de reparación en cualquier sentido que sea necesita en principio la prueba
acabada y precisa del perjuicio producido, lo que en el caso se debe desprender del efectivo supuesto de
confusión, y que como resultado de ello se haya efectivizado o se produzca inevitablemente un daño preciso
económico -daño material- o algún supuesto de desprestigio comercial - daño moral- (cfr. esta Sala, causas
34.438/95 del 2/11/95 y 5822/93 del 23/12/96).
A mayor abundamiento, no hay que olvidar que no existe previsión legal alguna en la específica normativa de la
materia acerca de indemnización alguna a título sancionatorio, represivo, correctivo o intimidatorio, en
situaciones como la del “sub lite”, a la cual el juzgador se encuentre obligado sin necesidad de acreditar el
presupuesto de la reparación (cfr. Esta Sala, causa 34.438/95 cit.).
En tales condiciones, si el uso de la marca fue indebido, está bien que se ordene su cese. Mas, en principio, ello
no es razón suficiente para dictar una condena resarcitoria cuando no hay prueba que autorice a suponer que el
legítimo titular de la marca sufrió algún daño, cabiendo apuntar- como se dijo- que éste es uno de los
resupuestos de la responsabilidad (cfr. Sala II, causa 10911/95 del 13/8/98, con voto del Dr. Vocos Conesa).
12. Es oportuno recordar que, como lo sostuviera esta Sala en las Causas Nos. 5617 del 21/2/1989; 0370 del
19/9/1989, 1584 del 28/2/1991 y 2536 del 3/7/92, los precedentes jurisprudenciales - en el aspecto de la
concreta confrontación marcaria - poseen escaso valor para proyectar influencias sobre lo que cuadra decidir en
otros litigios, desde que las soluciones háyanse estrechamente ligadas a las particularidades de cada caso (en
igual sentido, Sala 2 Causa No. 2413 del 3/2/1984, entre otras).
Es entonces que, se debe destacar que en la jurisprudencia que cita la recurrente, el demandado había
celebrado un convenio con el actor por el que se comprometía a cesar en el uso de la palabra “Slim” para
distinguir productos de la clase 5 - cuyo incumplimiento originó el reclamo-, por lo cual no podía ignorar los
registros de aquél, es decir que actuó a sabiendas de lo que hacía (cfr. Sala III, causa 2707/93 cit.) y en la
causa a la que el fallo remite, se trataba del uso de una marca idéntica a la de la actora (cfr. Sala III, causa 7407
“Afrika Kueros S.A. c/ Sacatex S.R.L.”, del 17/5/91).
13. En cuanto a la restitución de frutos pretendida por la actora, cabe precisar que la posibilidad de reclamarlos
en cuestiones marcarias ha sido rechazada por la jurisprudencia porque “las marcas de fábrica no constituyen,
en sí propias, bienes fructíferos” (cfr. Sala II, causas 261 del 27/2/81 y 10911/95 cit.).
14. La misma suerte debe correr la pretensión de resarcimiento por el daño a la imagen, toda vez que no fue
una cuestión propuesta al juez de primera instancia - como señala la demandada -, por lo cual resulta excluida
de la competencia del Tribunal (cfr. art. 277 CPCC y esta Sala, causas 5651 del 31/10/77, 2538 del 23/6/92,
3472 del 12/12/95 y 10658 del 3/12/98, entre otras).
15. No obstante lo expuesto, tengo para mí que aún cuando no corresponda indemnizar por un daño directo no
probado (en cuanto perjuicio en el patrimonio), por deterioro de la imagen (ni siquiera se acreditó el grado de
calidad del producto de la demandada), captación de clientela, o pérdida de negocios, ni que proceda la
restitución de frutos, tampoco lo es menos que el demandado realizó un usufructo no legítimo ni autorizado de la
imagen y prestigio de las marcas del actor, para los que contribuyó cimentando un servicio que perdura en el
mercado por más de 20 años, se difunde en 18 locales, y para lo cual ha invertido (y sigue haciéndolo) en
publicidad (cfr. mi voto en la causa 11.840/94 del 31/3/98, como vocal subrogante en la Sala III).
En tales condiciones, en la medida que cabe presumir que - como en este caso - por el uso de la marca
similar al demandado se vio favorecido con la imagen y el prestigio ajenos, es posible fijar una reparación
a partir de una interpretación amplia de la indemnización que pretende, habida cuenta que la aproximación
violatoria de la ley de marcas (art. 3º, inc. “b”) resultó un “beneficio ilícitamente habido” (cfr. tercer párrafo del
punto 2o. del Capítulo V, a fs. 230).
Siendo ello así, estimo equitativo fijar en $ 10.000.- en los términos del art. 165 del código procesal, en concepto
de indemnización única y total por el usufructo no autorizado de la imagen y prestigio de las marcas del actor.
Por los fundamentos expuestos, voto por confirmar parcialmente la sentencia recurrida admitiendo la
indemnización de $10.000 por el uso ilegítimo de marca ajena. Las costas de esta instancia se deberán imponer
a la vencida (art. 68 del código de rito).
El Dr. Martín D. Farrell adhiere al voto que antecede.
En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precendente, el Tribunal RESUELVE: modificar
parcialmente la sentencia recurrida admitiendo la indemnización de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) a favor de la
actora. Las costas de Alzada se imponen a la vencida.
En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada, a las etapas cumplidas, a la
naturaleza de la causa, al monto de la condena y lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, se fijan - a
valores de hoy - los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora – en conjunto - en once mil
setecientos pesos ($ 11700) y los de la dirección letrada y representación de la demandada - en conjunto - en
ocho mil pesos ($ 8000), manteniendo entre los Dres. Jorge Otamendi y Alberto E. Villegas la distribución
establecida a fs. 609 (arts. 6, 7, 9, 13, 19, 37 y 38 del arancel de honorarios de abogados y procuradores).
Considerando análogas razones, en lo pertinente, la gravitación que el peritaje ha tenido para el resultado del
juicio y la adecuada proporción que los honorarios de los peritos debe tener con los que les corresponden a los
profesionales de las partes (art. 478, primer párrafo del Código Procesal y Corte Suprema, Fallos: 300:70,
303:1569, entre otros), se fijan - a valores de hoy - los del contador Rodolfo Cabana en mil quinientos pesos ($
1500).
Por la labor realizada en la Alzada, valorando el monto disputado y el resultado obtenido, se regulan los
honorarios de la dirección letrada y representación de la actora - en conjunto - en tres mil quinientos pesos ($
3500) y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 2450); arts. 14 y cit. del arancel. Intervienen únicamente los
jueces firmantes por hallarse vacante la tercera vocalía (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
FRANCISCO DE LAS CARRERAS
MARTÍN D. FARRELL